1 / 39

PATENTES PIPELINE NO JUDICIÁRIO

PATENTES PIPELINE NO JUDICIÁRIO. Pedro Marcos Nunes Barbosa pedromarcos@nbb.com.br. ESPÉCIES PRINCIPAIS DE DEMANDA ENVOLVENDO O INSTITUTO PIPELINE. “Abandono simples”; “Continuation e Continuation in part”; “SPC”. ABANDONO SIMPLES.

olesia
Download Presentation

PATENTES PIPELINE NO JUDICIÁRIO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PATENTES PIPELINE NO JUDICIÁRIO Pedro Marcos Nunes Barbosa pedromarcos@nbb.com.br

  2. ESPÉCIES PRINCIPAIS DE DEMANDA ENVOLVENDO O INSTITUTO PIPELINE • “Abandono simples”; • “Continuation e Continuation in part”; • “SPC”.

  3. ABANDONO SIMPLES • Nesta espécie de pleito, é demandada a “correção” do prazo de vigência da patente brasileira, de acordo com a data do depósito unionista, implicando na diferença de até um ano de duração do privilégio. • Este lapso temporal é exatamente a distância cronológica entre o primeiro depósito, ocorrido em algum país europeu, e o subseqüente, depositado na EPO.

  4. ABANDONO SIMPLES • Fundamentos do pleito: - “O prazo tem de ser aquele remanescente”; - “O abandono não gerou efeitos jurídicos”; - “A patente pipeline é vinculada ao privilégio originário”.

  5. ABANDONO SIMPLES • Posição do STJ: "Tendo em vista que o INPI não faria exame do mérito quanto ao pedido abrangido pelo pipeline já concedido no país de origem, deveriam ser considerados os termos da concessão e o prazo de validade da patente na origem. Assim, exaure-se a patente pipeline no Brasil na mesma data em que esta se extinguir no país de origem do pedido”. RESP 445.712, 3ª Turma do STJ, Rel. Castro Filho, julgado em 04.05.2004.

  6. ABANDONO SIMPLES • Posição Majoritária do TRF-2: “À semelhança do honorável Julgador, que acabo de citar, quedo-me convicto que o prazo de proteção estabelecido pela legislação brasileira, para as patentes ‘pipeline’, é o que falta para que a patente caduque no país de origem (local onde foi realizado o primeiro depósito que gerou a patente)”. AMS 2006.51.01.504837-8, 2ª Turma Especializada, Rel. Messod Azulay, publicado em 08.05.2007, decisão por maioria

  7. ABANDONO SIMPLES O que a Lei (230, §3º) diz: “Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem”. (grifos nossos)

  8. ABANDONO SIMPLES • O que a CUP (art. 4, C, 4) diz: " Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade” (grifos nossos)

  9. ABANDONO SIMPLES Julgados importantes em sentido contrário: “Na hipótese, não cabe desconsiderar a data do primeiro depósito abandonado/retirado, uma vez que este produziu o efeito jurídico de conferir ao titular da patente o direito de prioridade, impedindo terceiros de obtê-la” AMS 2000.02.01.055407-1, 2ª Turma Especializada, Rel. Guilherme Diefenthaeler, julgado em 23.05.2006. (grifos nossos)

  10. ABANDONO SIMPLES “A regra do §1º, do art. 230, da Lei nº9.279/96, não impõe a que se comprove a concessão da patente relativa ao primeiro pedido de depósito, mormente porque é a partir do primeiro depósito que se torna inexistente o requisito da novidade, inerente ao bem patenteável.” AR 2002.02.01.045087-0, 1ª Seção Especializada, Rel. Alfredo França Neto, julgado em 30.05.2005. (grifos nossos)

  11. ABANDONO SIMPLES • Conclusão: Apesar da predominância dos julgados que consignam pela procedência do pedido de correção oriunda de "abandono simples", não há uma posição consolidada dos tribunais, trazendo enorme insegurança jurídica.

  12. CONTINUATION • Explicação do USPTO: Podemos conceituar esta modalidade como uma espéciede “pedido que fosse depositado durante o processamento de outro, pretérito, repetindo-o parcialmente, ou em sua totalidade, e adicionando matéria ainda não reivindicada” Disponível em: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0200_201_08.htm

  13. CONTINUATION • Desta forma, verifica-se uma enorme semelhança com a faculdade disposta no artigo 32 da LPI, segundo a qual o quadro reivindicatório pode ser adicionado desde que não exceda a matéria revelada no relatório descritivo, observado o prazo legal pertinente.

  14. CONTINUATION • Contudo, o próprio USPTO, por razões burocráticas, estipula que cada adição continuation in part será dotada de um novo número de depósito, incidindo num "suposto" abandono daquele originário. • Como exemplo, temos a patente norte-americana US 5547853, geradora da PI 1100443-6, que no site do USPTO consta: • "This application is a continuation-in-part of application Ser. No. 07/770,967, filed Oct. 7, 1991, which is a continuation-in-part of prior application Ser. No. 07/667,971, filed Mar. 12, 1991, both now abandoned".

  15. CONTINUATION • Do suposto abandono: - Stephen Ladas, grande tratadista Norte-americano elucida esta aparente divergência: “Thus, a continuation-in-part application in the United States cannot claim a right of priority with regard to the application originally filed, because a continuation application does not involve abandonment of the original application". (grifos nossos) LADAS, Stephen P. Patents, Trademarks and Related Rights, Massachussetts: Havard University Press, 1973, p. 473.

  16. CONTINUATION O que diz o TRF-2: "no caso da continuação em parte, porém, a patente originária se tornou eficaz, atuando plenamente no mundo jurídico, tanto é assim que foi desenvolvida a ponto de gerar uma outra, que nada mais é que um desdobramento daquela (...) No caso ora em exame, o primeiro pedido efetuado junto ao órgão patentário norte-americano - US 77366 - não pode ser considerado como abandonado..." Apelação Cível nº 2005.51.01.500712-8, Relatoria Des. André Fontes, Voto-vista da Des. Liliane Roriz, publicado no D.J. do dia 02.05.2007, decisão unânime.

  17. CONTINUATION • Doutrina conflitante quanto a questão do abandono: “Conseqüentemente, só faz sentido arquivar uma aplicação como uma continuação-em-parte se a data da prioridade de uma aplicação mais antiga possa ser obtida” Disponível em: http://www.yale.edu/ocr/invent_guidelines/continuation.html

  18. CONTINUATION • Decisões negando a extensão por fundamento diverso: • "Quando do depósito do pedido de patente no Brasil em 30/04/1997/, a própria titular indicou como primeiro depósito no exterior a patente US 377.023, datada de 07/07/1989.Tal registro foi posteriormente abandonado em razão de depósito posterior continuation in part US 411.347, de 22/02/1989 (...). Por tal razão, corretamente agiu o INPI ao, deferindo a patente, limitar o seu prazo de validade até 07/07/2009, vinte anos contados a partir da data do primeiro depósito". (grifos nossos) Processo de nº 2005.51.01.512374-8, 37ª Vara Federal da comarca da capital – Estado do Rio de Janeiro, Juíza Márcia Maria Nunes de Barrosa, publicada em 01/09/2006.

  19. CONTINUATION • Decisões em sentido oposto: “Assim, restando presentes no caso em tela os requisitos estabelecidos no parágrafo 4º, do artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial, mister se faz assegurar a garantia das patentes pelo mesmo prazo remanescente de proteção conferido no exterior.” AC 2000.02.01.058384, 1ª Turma Especializada, Rel. Aluisio Gonçalves, decisão por maioria, julgado em 10.10.2006.

  20. CONTINUATION • Conclusão: O continuation in part é uma peculiaridade da legislação alienígena, cuja aplicação em face do ordenamento jurídico pátrio deve observar os preceitos de ordem pública vigentes, tais como o prazo de vinte anos, a contar da data do depósito, das patentes. A jurisprudência vêm se posicionando contra esse pleito de extensão.

  21. S.P.C • Conceito: Tal instrumento tem por função prática assegurar ao detentor de uma patente, concedida em setores sujeitos à regulação sanitária (agroquímicos, farmacêuticos, alimentos, etc.) que, acaso fique impedido de explorar imediatamente o seu invento pelo tempo necessário a obter a licença de comercialização do órgão de regulação sanitária local, seja o seu prazo de exploração estendido por um período proporcional ao que aguardou a concessão dos órgãos de vigilância sanitária do seu país.

  22. S.P.C • Características gerais: • Prazo máximo de 5 anos; • Abrange apenas o objeto do produto sujeito à análise da “ANVISA” local; • Intuito indenizatório.

  23. S.P.C • Falta de previsão legal: - LPI, artigo 229-C; - Lei 6.360/76; - Lei 8.080/90; - Lei 9782/99.

  24. S.P.C • Dupla Indenização? O artigo 230 já exige que o objeto da patente não haja sido comercializado. • CUP X SPC E o princípio da independência?

  25. S.P.C • QUESTÕES CONSTITUCIONAIS: - Direito Adquirido "enquanto o titular do direito condicional o é apenas de um direito eventual, o titular do direito a termo, como acabamos de ver, o é de um direito futuro, mas diferido" RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil - parte geral. São Paulo: Saráiva, vol. 1, 2005, 34ª Edição, p. 257

  26. S.P.C • San Tiago Dantas, enfrentando a questão do direito adquirido, adverte: • “Tal é pois o problema, que sentimos, que o legislador não pode infringi-lo. Além disso, a segurança coletiva, que, como se sabe, é um dos objetivos, um dos pressupostos da ordem jurídica, estaria inteiramente comprometida se a legislação nova fosse capaz de alterar radicalmente os resultados da lei antiga e daí então foi deduzida essa máxima: ‘ a lei nova não alcançará os fatos pretéritos’” (grifos nossos) • DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 2ª Tiragem, 1979, p.110.

  27. S.P.C - “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário”... Direito perene? Artigo 40 da LPI? - Aplicação do direito alienígena quando há violação à ordem público?

  28. S.P.C • Doutrina: "Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal“. • GAMA CERQUEIRA, comentário ao artigo 40 do CPI de 1945.

  29. S.P.C • JURISPRUDÊNCIA - Interesse público: “Além disso, tal pretensão atenta frontalmente contra o interesse público e a soberania nacional, na medida em que não pode o prazo de uma patente brasileira ficar ao sabor de decisões administrativas de outros países, cujos interesses nem sempre são consentâneos com os nacionais“. (grifos nossos) Ação ajuizada pelo procedimento ordinário, autos de nº 2006.51.01.537945-0, 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza Márcia Nunes de Barros, publicado em 20.04.2007.

  30. S.P.C • - Principio da Independência: “Sob outro aspecto, pretender a extensão do prazo da patente de revalidação com base em extensão concedida em território estrangeiro à patente originária malfere o princípio da independência das patentes previsto no art. 4 bis da CUP, segundo o qual ‘as patentes requeridas nos diferentes paises da União, por nacionais de países da união, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União”.(grifos nossos) Mandado de Segurança, autos de nº 2004.51.01.534005-6, 37ª Vara Federal, Juíza Márcia Nunes de Barros, publicado em 12.07.2006.

  31. S.P.C • - Artigo 40 da LPI: “O conceito de prazo remanescente, para fins de aplicação do artigo 230 §§ 3º e 4º da LIP, deve se ater, unicamente, ao computo do prazo residual que a patente ainda possa ter no país de origem, na data da publicação do Decreto que incorporou o TRIPS (observado o limite máximo permitido de 20 anos),sem contemplar quaisquer outras circunstâncias, tais como, data de depósito de patente abandonada ou prazo suplementar eventualmente concedido”. (grifos nossos) Apelação Cível 2005.51.01.507479-8, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, publicado em 13.03.2007, decisão unânime.

  32. S.P.C • Ministério Público: • Considerando que a data do depósito nos Estados Unidos foi 30.05.86 – como afirmado pela própria impetrante -, o prazo de proteção de sua patente brasileira deve findar-se em 30.05.2006, exatamente como determinado pela autoridade coatora. Estender a proteção até o ano de 2009, em razão do que foi assegurado à patente original com base na legislação norte-americana, importa, sem dúvida, ofensa à sistemática da Lei 9.279/96”. (grifos nossos) • Mandado de segurança 2000.02.01.050211-3, cuja ordem foi denegada em primeira instância no juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza Monique Calmon de Almeida Biolchini, em 17.03.2000, ora sujeito a recurso em trâmite na 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A Procuradoria da República, através do Dr. Gustavo José Tepedino também opinou pela impossibilidade da extensão SPC.

  33. S.P.C • Decisão em sentido oposto: “No que diz respeito à patente PI 1100057-0, verifica-se que a patente européia correspondente – nº EP 0 252 504 B1, foi concedida em 09/07/1987 (fl. 122) com vigência até 09/07/2007. Após, houve uma suplementação da proteção inicial para o período de 10/07/2007 até 25/06/2011 (fls. 173/175), conforme Extrato do Registro da Repartição Alemã de Patentes no processo nº 196 75 035.5. Assim, considerando a data do depósito no Brasil - 30/09/1996 - e o termo final da proteção no exterior - 25/06/2011, verifica-se que a patente pipeline em questão conta com um prazo remanescente de proteção no país de origem de 14 anos, 8 meses e 25 dias (contados da data do depósito no Brasil), inferior, portanto, ao prazo limite de 20 anos estabelecido no artigo 40 da LPI”. (grifos nossos) Agravo Regimental 2004.02.01.012859-2, em trâmite na 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal, Rel. Aloisio Gonçalves, decisão por maioria.

  34. S.P.C • Conclusão: A jurisprudência, de forma quase unânime, vem rechaçando esta forma de extensão. Há, aparentemente, uma série de empecilhos à aplicação do instituto ao nosso ordenamento jurídico.

  35. OUTROS TIPOS DE DEMANDA ENVOLVENDO PIPELINE • - “Pedido PCT não internalizado”; • - “Artigo 229-C”; • - “Artigo 230 não utilizado para pedidos anteriores à edição da LPI”.

  36. JULGADOS PIPELINE E INTERESSE PÚBLICO • “Ressalte-se, por fim, que essa interpretação ao impor como prazo limite o decorrente do artigo 40. da LPI, a partir do depósito no exterior, é a que melhor se adequa ao interesse público, que anseia pela assunção do domínio público de produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos”. Mandado de Segurança 99.0021355-6, 26ª Vara Federal da comarca da capital – Estado do Rio de Janeiro, Juiz Luiz Paulo da Silva Araújo Filho.

  37. JULGADOS PIPELINE E INTERESSE PÚBLICO • “Entretanto, privar as concorrentes de produzi-lo, quando há elementos nos autos que parecem evidenciar a ausência de novidade alegada (publicação de 1987, enquanto o depósito da patente em referência data de 1996), poderia significar graves prejuízos não só às agravadas, como ao público em geral. • Ademais, deve-se atentar para a natureza do “objeto” patenteado, conforme bem ressaltou a d. juíza da causa na decisão ora examinada, posto que se trata de patente concedida para “objeto” relacionado à saúde. Basta lembrar que a empresa ré notificou a autora por suposta violação de patente na comercialização do medicamento CLEXANE, destinado ao tratamento de trombose venosa profunda, tromboembolismos e angina, o que poderia resultar em grave prejuízo para o público consumidor”. (grifos nossos) • Agravo de Instrumento 2006.02.01.008117-1, 1ª Turma Especializada, Relatora Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, em 18.12.2006.

  38. JULGADOS PIPELINE E INTERESSE PÚBLICO • “Por conseguinte, não se pode deixar de ter em mente que as necessidades sociais em matéria de saúde pública devem ser sempre levadas em consideração quando da interpretação da lei no que se refere a patente de medicamentos..Ademais, a saúde é um direito social garantido a todos...Daí porque a Lei 9787/99 instituiu no país os genéricos, que surgem como uma alternativa terapêutica para a população...”. (grifos nossos) Ação autuada sob o nº 2005.51.01.516035-6, 39ª Vara Federal da comarca da capital – Estado do Rio de Janeiro, Juíza Federal Flavia Heine Peixoto, julgado em 14.06.2006.

  39. OBRIGADO Pedro Marcos Nunes Barbosa pedromarcos@nbb.com.br

More Related