Registro de Marcas no Brasil

1. Registro de Marcas no Brasil Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (www.inpi.gov.br) Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9279/96) A propriedade intelectual abrange tanto a propriedade industrial como o direito de autor. Definição de marca Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

2. Registro de marca Para obter o registro de uma marca, é necessário apresentar o pedido ao INPI que o examinará com base nas normas legais estabelecidas pela Lei da Propriedade Industrial e nos atos resoluções administrativos. O prazo de validade do registro de marca é de dez anos, contados a partir da data de concessão. Esse prazo é prorrogável, a pedido do titular por períodos iguais e sucessivos. Em caso contrário, será extinto o registro e a marca estará, em princípio, disponível.

3. Quem pode requerer a marca Toda pessoa que exerce atividade lícita e efetiva pode requerer registro de marca. Deve haver compatibilização entre os produtos ou serviços assinalados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente, no caso de pedidos de registro relativos às marcas de produto ou serviço. A pessoa física pode requerer o registro de marca, desde que comprove a atividade exercida, através de documento comprobatório, expedido pelo órgão competente. Verifica-se a habilitação profissional diante do órgão ou entidade responsável pelo registro, inscrição ou cadastramento.

4. Condições de validade A marca deve constituir em sinal visualmente perceptível; Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade, para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais, de procedêcia diversa; A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade ou da sua condição de disponibilidade.

5. Natureza da marca 1. Quanto à Origem a) Marca brasileira: Aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa domiciliada no País. b) Marca estrangeira: Aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa não domiciliada no País;

6. Aquela que, depositada regularmente em País vinculado à acordo ou tratado do qual o Brasil seja partícipe, ou em organização internacional da qual o País faça parte, é também depositada no território nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e cujo depósito no País contenha reivindicação de prioridade em relação à data do primeiro pedido. 2. Quanto ao Uso: a) Marca de produtos ou de serviços: Aquelas usadas para distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. Ex.: Gradiente, Empetur, Spettus

7. b) Marcas coletivas: Aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. c)Marcas de certificação: Aquelas que destinam-se a atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Ex.: ISSO 9002; ABIC

8. Apresentação da marca Nominativa: É constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos. Exemplos : Catupiry

9. Figurativa: É constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como dos ideogramas de línguas tais como o japonês, chinês, hebraico, etc. Nesta última hipótese, a proteção legal recai sobre o ideograma em si, e não sobre a palavra ou termo que ele representa, ressalvada a hipótese de o requerente indicar no requerimento a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, sendo considerada marca mista.

10. Mista: É constituída pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Tridimensional: É constituída pela forma plástica (estende-se por forma plástica, a configuração ou a conformação física) de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

11. Marca de Alto Renome A lei brasileira prevê ainda a Marca de Alto Renome, para os casos em que o sinal devidamente registrado goze de renome que transcenda o segmento de mercado para o qual ele foi originalmente destinado. A Marca de Alto Renome tem assegurada proteção especial em todas as classes. Procedimentos para registro Busca prévia INPI - diversas etapas Pagamento

12. Manutenção da marca O prazo de validade do registro de marca é de dez anos, contados a partir da data de concessão do registro. Esse prazo é prorrogável, a pedido do titular por períodos iguais e sucessivos. Em caso contrário, será extinto o registro e a marca estará, em princípio, disponível. O titular do registro de marca tem a obrigação de utilizá-la para mantê-la em vigor. O prazo para início de uso é de 5 anos, contados da data da concessão do registro.

13. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

14. IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

15. VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

16. XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

17. XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

18. XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;

19. XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

20. Não tente registrar como marca um sinal de caráter genérico, comum, necessário ou simplesmente descritivo, caso o sinal tenha relação com o produto ou serviço que visa distinguir. Marcas têm que ser distintivas; marcas cujos elementos buscam apenas designar uma característica do produto ou serviço, ou que tão somente descrevem sua necessária natureza, nacionalidade, peso ou qualidade não podem, tecnicamente, ser chamadas de marcas: são nomes comuns, vulgares, necessários, portanto, não podem ser apropriados por ninguém; Faça uma busca prévia em nosso banco de dados. Desse modo, você terá maior probabilidade de sucesso em seu pedido, uma vez que poderá evitar pedir o registro de marcas que já foram solicitadas ou concedidas anteriormente;

21. Evite solicitar uma marca que possua alguma expressão de propaganda. Marcas que contenham elementos tais como, “o melhor”, “o mais rápido”, “serviço de qualidade” etc, possuem poucas chances de obter o registro. Marca não é propaganda; e propaganda não pode ser protegida nos termos da LPI; Procure não incluir em sua marca quaisquer sinais que sejam oficialmente reconhecidos como sendo de governos nacionais ou estrangeiros ou que imitem bandeiras, monumentos ou brasões oficiais. Siglas que evidentemente sejam reconhecidas como sendo de entidades governamentais devem ser evitadas, uma vez que possuem proteção especial. A norma é simples: ninguém pode se apropriar, como marca, de sinais que são de todos; da mesma maneira, não há como pleitear exclusividade sobre um sinal que não pode ser de ninguém.

22. Não basta que sua marca seja registrável. Ela tem que estar disponível. Isto porque, no Brasil, trabalha-se com o chamado sistema atributivo de direito, ou seja: ganha o registro quem o solicita primeiro ou, como nós dizemos, quem deposita o pedido de registro em primeiro lugar, salvo exceção prevista na LPI. Desse modo, se o sinal escolhido por você para identificar seu produto ou serviço já estiver registrado no INPI e protegido para a mesma classe vinculada ao seu produto ou serviço, pelo menos a princípio, ele não estará disponível. Portanto, uma busca prévia em nosso banco de dados, embora não obrigatória, se torna essencial para o sucesso do seu pedido.

23. No Brasil, assim como na França, a lei permite que uma criação artística, protegida pelo direito de autor, seja registrada como marca. Para tanto, basta o consentimento do criador da obra. E esta possibilidade, que os franceses chamam cumul de protection, é exercida. Assim, temos como exemplo a Mônica, personagem criada por Maurício de Sousa, devidamente protegida pelo direito de autor, mas também protegida como marca, uma vez que se encontra registrada. Uma das vantagens de se registrar uma criação artística como marca reside no fato de que o direito de propriedade industrial assegura uma proteção eficaz, sendo que, na prática, são contratos de licença de marca que permitem a comercialização da imagem de um personagem, que vende diversos produtos. Contudo, o interesse maior diz respeito ao limite de tempo da proteção. Enquanto o direito de uso exclusivo, conferido pelo direito patrimonial do autor, é temporário, o registro de marca confere um direito de propriedade que, em princípio, pode se perpetuar indefinidamente, uma vez que a lei não prevê limite para a prorrogação de registros de marcas.

24. Passo a passo 1) Consulte a Lei de Propriedade Industrial (LPI) para verificar os principais aspectos legais sobre marcas 2) Determine a natureza e a forma de apresentação de sua marca 3) Faça uma busca prévia (R$260,00) 4) Cadastre-se junto ao e-INPI 5) Acesse o e-MARCAS e preencha o formulário eletrônico de pedido de registro de marcas 6) Envie seu pedido e acompanhe a etapa de exame formal (consulta periódica da RPI) 7) Acompanhe a publicação do seu pedido e eventuais oposições 8) Acompanhe a decisão técnica sobre o seu pedido 9) Pague as taxas finais de expedição de certificado e proteção ao primeiro decênio 10) Mantenha atualizados os seus dados cadastrais

27. O INPI Adverte: "Cobrança Indevida" São constantes as reclamações e denúncias sobre escritórios que se intitulam representantes, ou habilitados para atuar junto ao INPI. Eles praticam cobranças indevidas, bem como abordam possíveis clientes de forma intimidadora, geralmente, informando que existe uma outra empresa com o mesmo nome querendo registrar uma marca com seu nome. Outra forma de abordagem indevida é aquela em que o escritório cobra uma taxa de agilização do processo ou atualização de dados cadastrais junto ao INPI. Esses tipos de serviços não existem e caracterizam-se como desvio de conduta daqueles que atuam como procuradores junto ao INPI.

28. Agentes da Propriedade Industrial, cadastrados no INPI, e advogados, encontram-se habilitados para atuar como procuradores junto ao Instituto, mas não são representantes do INPI. O exercício da profissão de Agente da Propriedade Industrial exige conduta compatível com os preceitos e princípios da moral individual, coletiva e profissional conforme disposto no Código de Conduta Profissional, promulgado pelo Resolução 195/2008. A única publicação oficial do INPI é a Revista da Propriedade Industrial – RPI, disponível, em formato eletrônico, em pdf, no portal da Instituição. Outras publicações divulgadas, tais como: "Edição Anual de Marcas e Patentes" e "Guia de Marcas Registradas Junto ao INPI" não são do INPI. Algumas empresas estão encaminhando a usuários do INPI, sem que estes tenham solicitado qualquer serviço, uma Ficha de Compensação, que seria para fins de pagamento de uma "taxa de manutenção optativa de marca ou patente" em uma suposta "edição anual de marcas e patentes". Outra que seria para fins de pagamento do “Espaço da Empresa” em um suposto “Guia de Marcas Registradas junto ao INPI”.

29. O INPI alerta aos usuários que desconhece tais serviços, e esclarece não ter qualquer vínculo com as supostas publicações e seus editores. Alerta, ainda, que tais cobranças não podem ser confundidas com quaisquer retribuições relativas aos serviços prestados pelo Instituto e que a Revista da Propriedade Industrial (RPI) é o único veículo oficial de publicação das decisões proferidas pelo Instituto. O INPI tem atuado de forma enérgica para coibir os procedimentos considerados como condutas indevidas, através de sua Comissão de Conduta Profissional dos Agentes da Propriedade Industrial. No entanto, para que a Comissão possa atuar, é necessário que o denunciante, através de documentação pertinente, informe sobre o ocorrido.

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33. Classificação de Nice (NCL9) Classe 43: Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias. Classificação de Viena - elementos figurativos 1.1.1. Estrelas 26.1.4. Dois círculos, duas elipses, um dentro do outro 26.11.1. Uma linha ou uma faixa 27.5.1. Letras apresentando um grafismo especial

39. Só Adidas poderá usar listras, diz UE O Estado de S. Paulo, 13/04/2008 As famosas três listras da Adidas foram consideradas pela Justiça da União Européia como propriedade intelectual. Não podem, portanto, ser copiadas por outros fabricantes. A decisão judicial é resultado de uma disputa entre grandes redes de varejo, como C&A e H&M, que reivindicavam o direito de usar duas listras em suas coleções de moda. Os juízes decretaram que disputas futuras entre a Adidas e outras marcas deverão ser decididas com base na "percepção pública dos produtos". Ou seja, vai depender da associação que os consumidores fizerem da marca em questão com o famoso logo da grife alemã.

40. Arcor ganha briga com Yahoo e volta a produzir guloseima Revista Consultor Jurídico, 1º/04/2008 (por Fernando Porfírio) A Arcor do Brasil pode reativar a linha de produção dos chicletes Yahoo. A indústria argentina de guloseimas, que distribui mais de duas mil toneladas diárias de produtos para 120 países, levou a melhor na briga que trava na Justiça com a americana Yahoo Inc, que presta serviços de internet. Ao analisar o mérito da disputa, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o nome Yahoo não é marca de alcance e exclusividade geral e pode ser usada em outros campos de atividades econômicas. Cabe recurso.

41. Os chicletes Yahoo eram produzidos na fábrica de Rio das Pedras (na região de Piracicaba), uma das cinco unidades da Arcor no Brasil, e exportada para a Argentina. A produção está interrompida por decisão da Justiça paulista, em Medida Cautelar, confirmada pelo STJ. O caso envolve suposta concorrência desleal e uma ação judicial para abstenção de uso de marca. O TJ paulista manteve sentença da juíza Gisela Ruffo, da Vara de Rio das Pedras. Ela julgou improcedente a ação proposta pela Yahoo Inc contra a Arcor do Brasil.

42. O debate girou em torno do que significa marca de alto renome ou de alcance geral. O Código de Propriedade Industrial confere uso exclusivo ao titular de marca de alcance geral e dá à empresa proteção especial em todos os ramos de atividade. A definição dessa qualificadora de marca foi delimitada por resolução do Instituto Nacional de Propriedade Industrial que estabeleceu regras para a definição da marca. A Yahoo Inc é uma empresa americana de comunicação, comércio e mídia global pela Interner, criada em abril de 1995, com cerca de US$ 2 milhões. A marca tem sede na Califórnia e escritórios espalhados em países da Europa, Ásia, América Latina, Canadá e Estados Unidos.

43. No julgamento de mérito, a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu, com base no trabalho de peritos, que o nome Yahoo não poderia ser qualificado como de alto renome porque só 20% das pessoas que não usam internet conheciam a marca. A Turma julgadora observou que a notoriedade da marca não impede que em outro ramo econômico o mesmo nome seja usado. Além disso, para os desembargadores, o uso da marca acontece em outro país porque as gomas de mascar fabricadas no Brasil pela Arcor são exportadas e comercializadas na Argentina. Segundo o Tribunal de Justiça, naquele país o nome Yahoo usado pela empresa de alimentos está devidamente registrado e autorizado e, sendo assim, não aponta qualquer prejuízo para a Yahoo Inc.

44. "A marca Yahoo não exerce um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença", afirmou o relator, Marcus Andrade. A ação A Yahoo Inc e a Yahoo do Brasil Internet bateram às portas da Justiça paulista para obrigar a Arcor do Brasil a suspender a produção, embalagem, importação ou exportação de qualquer produto que utilizasse a marca Yahoo. No processo, também reclamaram o recolhimento dos chicletes da marca Yahoo já produzidos que se encontrassem fora da sede, filiais ou armazéns.

45. O pedido, de natureza cautelar, foi associado a uma ação de perdas e danos pelo uso indevido da marca, solicitando que a produção e comercialização do produto cessassem imediatamente. A antecipação da tutela foi indeferida em primeira instância. A Yahoo Inc apelou da decisão ao Tribunal de Justiça, que concedeu a antecipação para que a Arcor interrompesse a fabricação e exportação das gomas de mascar. A disputa não parou por aí. A empresa alimentícia entrou com medida cautelar no Superior Tribunal de Justiça reclamando efeito suspensivo da decisão até o julgamento de mérito.

46. A Arcor sustentou que estava comprovado que produzia os chicletes, exclusivamente, para o mercado argentino. Assim, não existe a possibilidade de confusão do consumidor se os dois produtos fossem expostos em um mesmo estabelecimento comercial, nem concorrência desleal, de acordo com a empresa. Ela sustentou que a concessão da liminar seria imprescindível para impedir a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, na eventualidade de interrupção de sua produção de gomas de mascar para comercialização na Argentina. Disse que esse fato acarretaria redução de seu faturamento no Brasil, transferindo tributos e empregos para empresa de seu grupo naquele país.

47. A Arcor sustentou, ainda, que a produção e estoque na fábrica brasileira são direcionados apenas para a finalidade de comercialização no mercado argentino, onde já possui registro de marca em vigor para seu produto com base em autorização concedida pela própria Yahoo Inc. Alegou, ainda, que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo se fundamentou na Lei 9.279/96 (que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial) no artigo referente a marcas notoriamente conhecidas, mas aplicou equivocadamente a proteção prevista para os casos de marcas de alto renome.

48. Na época, a relatora, ministra Nancy Andrighi, não concedeu a liminar, concluindo que não ficou comprovada a possibilidade de dano irreparável, uma vez que a própria Arcor afirmava poder fabricar o produto na Argentina, onde é comercializado. E extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Inconformada, a indústria de produtos alimentícios recorreu ao próprio STJ pretendendo que a questão * antes analisada apenas pela relatora * fosse submetida à apreciação de todos os integrantes da 3ª Turma Julgadora, que manteve a extinção da cautelar.

49. Companhia Vale do Rio Doce Vitelli Calçados

50. Empresa de Franca diz que logo da Vale é similar ao da sua marca Folha de S. Paulo, 06/12/2007 (por Marcelo Toledo, da Folha Ribeirão) A Companhia Vale do Rio Doce, segundo lugar no ranking mundial das mineradoras, pode ser processada por uma indústria calçadista de Franca (400 km de SP) por causa da semelhança das logomarcas das empresas.