Процедура подачи и оформления заявки на национальное и международное патентование

1. Процедура подачи и оформления заявки на национальное и международное патентование Ольга Васильевна Пастухова, Патентный поверенный, руководитель патентной службы BMF Group

2. Цели патентования • Защита производства и экспорта от конкуренции; • Получение прибыли от лицензионных соглашений и уступки прав; • увеличение капитализации предприятия; • защиту от патентных исков (оборонительное патентование); • профилактику споров между лицами, имеющими допуск к коммерческой тайне; и другие • Без получения патентной охраны трудно обойтись в тех случаях, когда при использовании технического решения невозможно обеспечить его сохранение в режиме коммерческой тайны, либо существует риск патентования сходных или идентичных решений конкурентами.

3. Нормативная база • Международные договоры (Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Договор о патентной кооперации (РСТ), Евразийская патентная конвенция, двухсторонние договоры и др.) • Гражданский кодекс • Патентный закон с изменениями и дополнениями на 10.07.2012 г. • Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на изобретение, внесения сведений в государственный реестр изобретений Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа Приложение 1 к приказу Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 года № 89

4. Патентная система Республики Казахстан • 1. Уполномоченный орган –Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан; • Апелляционный совет является подразделением уполномоченного органа по досудебному рассмотрению споров • 2. Экспертная организация –РГП на праве хозяйственного ведения « Национальный институт интеллектуальной собственности» (РГП « НИИС»), филиал РГП «НИИС», г. Алматы; • 3. Патентные поверенные; • 4. Республиканский патентный фонд РНТБ; • 5. Патентные службы предприятий.

5. Функции уполномоченного органа • 1)участие в реализации государственной политики в области правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; • 2) выдача охранных документов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы: • 3) контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих объекты промышленной собственности; • 4) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий; • 5) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Законом.

6. Функции экспертной организации • 1) прием заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы; • 2) проведение экспертизы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; • 3) ведение государственных реестров охраняемых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; • 4) публикация сведений об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах;

7. Патентные поверенные • патентные поверенные - граждане Республики Казахстан, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом и экспертной организацией

8. Функции патентного поверенного • 1) консультирование по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, приобретения или передачи прав интеллектуальной собственности; • 2) осуществление работ по оформлению и составлению заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя; • 3) взаимодействие с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в том числе ведение переписки, подготовка и направление возражений на решения экспертизы, принятие участия в заседаниях экспертного совета при экспертной организации; • 4) содействие в составлении, рассмотрении и последующей отправке на экспертизу лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки.

9. Изобретение • «Изобретением, которому предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, являющееся новым, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое». • (Пункт 2, Статья 991 ГК РК)

10. Полезная модель • «Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, являющееся новым и промышленно применимым.» • (Пункт 3, Статья 991 ГК РК)

11. Исключительное право 1. Исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности или средство индивидуализации признается имущественное право их обладателя использовать объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению. Использование объекта исключительных прав другими лицами допускается только с согласия правообладателя. 2. Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности вправе передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить использовать объект интеллектуальной собственности и распорядиться им иным образом, если это не противоречит правилам настоящего Кодекса и иных законодательных актов. (Статья 964 ГК)

12. Объём правовой охраны • «Объем правовой охраны, предоставляемый охранным документом на изобретение и полезную модель, определяется их формулой». (пункт 4 статьи 5 Патентного закона) • «Объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения» (Статья 10 Евразийской конвенции)

13. Патентоспособность • «Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо» (Пункт 1 статьи 6 Патентного закона). • «Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой» (Пункт 1 статьи 7 Патентного закона).

14. Условия патентоспособности изобретения ( Пункт 1 статьи 6 Патентного закона) • Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники. • Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники. • Сведения об уровне техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. • При установлении новизны изобретения в сведения об уровне техники включаются также при условии их более раннего приоритета поданные в Республике Казахстан заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан изобретения и полезные модели. • Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

15. Льгота по новизне • Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность изобретения, публичное раскрытие информации, относящейся к изобретению, заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, включая демонстрацию изобретения в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства - участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на изобретение подана не позднее шести месяцев с даты его раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

16. Условия патентоспособности изобретения(Правило 3 Евразийской патентной инструкции) • Изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно. • Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрошен приоритет, - до даты ее приоритета. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники. • Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности.

17. Объекты, не охраняемые в качестве изобретений и полезных моделей Не признаются изобретениями и полезными моделями 1) открытия, научные теории и математические методы; 2) методы организации и управления хозяйством; 3) условные обозначения, расписания, правила; 4) правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр; 5) программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые; 6) проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; 7) предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий; 8) предложения, противоречащие общественному порядку, принципам гуманности и морали

18. Объекты изобретения 1. продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизм, культур клеток растений или животных); 2. способ (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств); 3. применение известных продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению.

19. Виды патентов на изобретение и полезную модель в Республике Казахстан До 2007 г. 1. Предварительный патент на изобретение 2. Патент на изобретение 3. Патент на полезную модель С 2007 г. 1. Патент на изобретение 2. Инновационный патент на изобретение 3. Патент на полезную модель

20. Патент на изобретение • Срок действия : 20 лет с даты подачи • Продление на срок до 5 лет только на изобретения применение которых требует разрешения компетентного орган • Система экспертизы : проверочная

21. Инновационный патент • Срок действия: 3 года с даты подачи • Продление: на срок до 2-х лет • Система экспертизы : частично проверочная (проверка промышленной применимости и локальной новизны)

22. Патент на полезную модель • Срок действия: 5 лет с даты подачи • Продление: на срок до 3 лет • Система экспертизы: явочная ( без проверки на соответствие условиям патентоспособности) • Объекты полезной модели: устройства, изделия

23. Экспертиза заявкина полезную модель 1. Установление возможности отнесения к объектам, охраняемым в качестве изобретения 2. Проверка единства полезной модели 3. Установление приоритета 5. Положительное заключение экспертной организации, решение о выдаче уполномоченного органа или отказ в выдаче Отрицательное заключение экспертной организации

24. Единство изобретения • Заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что образуют единый изобретательский замысел. • Например, • устройство или вещество и способ получения (изготовления)устройства или вещества; • способ и вещество или устройство, предназначенное для использования в способе; • устройство или вещество в целом и их части; • варианты одного и того же объекта.

25. Состав заявки на выдачу охранных документов на изобретения и полезные модели 1) заявление о выдаче охранного документа с указанием авторов изобретения и лиц, на имя которых испрашивается охранный документ, а также их местожительство или местонахождение; 2) описание изобретения или полезной модели, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знаний; 3) формула изобретения или формула полезной модели, определяющую объект изобретения и выражающую его сущность. Формула должна быть ясной, точной и основываться на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат; 6) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя; Документ об оплате

26. Структура описания изобретения и полезной модели • название изобретения, полезной модели; • Индекс МПК; • область техники, к которой относится изобретение или полезная модель; • уровень техники; • сущность изобретения или полезной модели; • перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются); • сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения или полезной модели.

27. Формула изобретения или полезной модели • 1) формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой инновационным патентом или патентом;      2) формула изобретения должна определять объект изобретения и выражать сущность изобретения;      3) формула изобретения должна быть ясной, точной, основываться на описании и характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в описании;      4) формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата;      5) признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, то есть однозначного понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания;

28. Устройство-объект изобретения • к устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия. • Для характеристики устройств используются следующие признаки:      наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);      наличие связи между элементами;      взаимное расположение элементов;      форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом;      форма выполнения связи между элементами;      параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;      материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;      среда, выполняющая функцию элемента;

29. Вещество- объект изобретения • к веществам как объектам изобретения относятся:      химические соединения;      композиции (составы, смеси);      продукты ядерного превращения. • Для характеристики композиций используются следующие признаки:      качественный состав (наличие ингредиентов);      количественный состав (содержание ингредиентов);      структура композиции;      структура ингредиентов.

30. Штамм микроорганизма-объект изобретения • Для характеристики штаммов микроорганизмов, культур клеток растений или животных используются следующие признаки:      назначение;      происхождение (источник получения, родословная штамма, характеристика исходных или родительских штаммов);      таксономическая принадлежность;      культурально-морфологические признаки;      физиолого-биохимические признаки;      цитологические признаки;      молекулярно-биологические признаки;      маркерные признаки (генетические, иммунологические, биохимические, физиологические);      онкогенность (для штаммов и клеток медицинского и ветеринарного назначения);      данные о контаминации;      биотехнологическая характеристика: название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом или культурой, уровень активности (продуктивности) и способы ее определения;      сведения о стабильности сохранения полезного свойства при длительном культивировании;      вирулентность, иммуногенность, антигенная структура, чувствительность к антибиотикам, антагонистические свойства (для штаммов и культур медицинского и ветеринарного назначения);      особенности размножения;      принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов);      сведения о криоконсервации.      Для характеристики культур клеток растений или животных дополнительно используются следующие признаки:      число пассажей;      кариологическая характеристика;      ростовые (кинетические) характеристики;      характеристика культивирования в организме животного (для гибридов);      способность к морфогенезу (для клеток растений).

31. Способ- объект изобретения • Для характеристики способа используются следующие признаки:      наличие действия или совокупности действий;      порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);      условия осуществления действий, режим;      использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и так далее), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и так далее), штаммов микроорганизмов, культур клеток растений или животных;

32. Структура формулы изобретения • 1. Однозвенная • 2. Многозвенная • многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты); • многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому .

33. Пункт формулы изобретения или полезной модели • пункт формулы, состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога; • при составлении пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть; • пункт формулы излагается в виде одного предложения.

34. Процедура получения патента на изобретение в Республике Казахстан 1. Подача заявки в экспертную организацию Установление даты подачи 2. Экспертиза заявки (формальная и экспертиза по существу) 3. Внесение изобретения в Государственный реестр изобретений 4. Публикация сведений о об изобретении и выдача охранного документа

35. Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение Формальная экспертиза включает: • Проверку наличия необходимых документов и соблюдений требований к ним с запросом отсутствующих, если это необходимо; • Проверка единства изобретения • Направление заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы.

36. Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретения Экспертиза по существу включает 1. Установление возможности отнесения к объектам, охраняемым в качестве изобретения 2. Проверка единства изобретения 3. Установление приоритета 4 .Проведение информационного поиска 5. Проверка патентоспособности (промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень) 6. Положительное заключение экспертной организации, решение о выдаче уполномоченного органа или отказ в выдаче 7. Отрицательное заключение экспертной организации

37. Процедура получения инновационного патента на изобретение в Республике Казахстан 1. Подача заявки в экспертную организацию Установление даты подачи 2. Экспертиза заявки 3. Внесение изобретения в Государственный реестр изобретений 4. Публикация сведений о об изобретении и выдача охранного документа

38. Экспертиза заявки на выдачу инновационного патента 1. Проверка наличия документов заявки и требований к ним 2. Установление возможности отнесения к объектам, охраняемым в качестве изобретения 3. Установление приоритета 3. Проверка единства изобретения 4. Проверка промышленной применимости 5. Проверка локальной новизны 6. Положительное заключение экспертной организации, решение о выдаче уполномоченного органа или отказ в выдаче Оплата за подготовку документов к выдаче и публикацию Отрицательное заключение экспертной организации

39. Процедура получения патента на полезную модель в Республике Казахстан 1. Подача заявки в экспертную организацию Установление даты подачи 2. Экспертиза заявки 3. Внесение изобретения в Государственный реестр изобретений 4. Публикация сведений о об изобретении и выдача охранного документа

40. Мировая система охраны интеллектуальной собственности. • 1. Нормативная составляющая системы представлена действующими мировыми конвенциями по охране интеллектуальной собственности и договорами между странами о создании соответствующих союзов. • 2. Институциональная составляющая системы состоит из стран – участниц, союзов стран – участниц и Всемирной организации интеллектуальной собственности ( ВОИС – WIPO). • Все международные союзы по охране промышленной собственности действуют в рамках ВОИС.

41. Зарубежное патентование • документы заявки, подготовленной для патентования изобретения за рубежом, не должны нарушать требование о соблюдении секретности, установленное в статье 37 Патентного закона в соответствии, с которой «подача в зарубежные страны заявки на объект промышленной собственности, созданный в Республике Казахстан, может быть осуществлена лишь по истечении 3 месяцев с даты подачи в патентное ведомство или ранее этого срока - после окончания проверки наличия сведений, составляющих государственную тайну»

42. Парижская конвенция по охране промышленной собственности • от 7 июля 1874г., к которой Республика Казахстан присоединилась в 1993 г. • - национальный режим : иностранные граждане и фирмы пользуются теми же правами, которые национальный закон предоставляет в отношении охраны промышленной собственности отечественным заявителям. Из правила национального режима предусмотрены отдельные исключения, в частности обязательное назначениепатентного поверенного для ведения дел по патентованию; • -независимость патентов: патенты на одно и тоже изобретение, заявки на которые поданы в разных странах, независимы от патентов, полученных на одно и тоже изобретение в других странах; • - конвенционный приоритет: любой заявитель или его правопреемник, подавший правильно оформленную заявку на патент на изобретение, полезную модель, в одной стране, может в течение 12 месяцев истребовать охрану во всех остальных странах – участницах с сохранением приоритета по первоначальной заявке. Это позволяет получить патент в какой-либо стране по более поздней заявке.

43. Зарубежное патентование Цели патентования • : • установление исключительных прав на объекты промышленной собственности; • защита от возможных конкурентов и борьба с ними ; • повышение конкурентоспособности продукции и предприятия; • снижение рисков; • продажа лицензий; • пополнение интеллектуального капитала и нематериальных активов предприятия .

44. Целесообразность зарубежного патентования • . • При оценке целесообразности патентования надо учитывать следующие факторы: • патентоспособность объекта, степень новизны и возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель; • ёмкость зарубежного рынка; • степень разработанности объекта, возможность промышленного освоения изобретения и демонстрации в условиях производства; • возможность установления факта нарушения патента; • патентная чистота в отношении стран патентования; ( возможность использования объекта техники без нарушения охранных документов, принадлежащих третьим лицам на промышленную собственность); • наличие ноу- хау ( секретов производства).

45. Зарубежное патентованиеПроцедуры • - традиционная: подача заявки в патентное ведомство страны патентования с испрашиванием патента в соответствии с требованиями национального законодательства. Рационально использовать, когда необходима охрана в в 1-3 странах; • - региональная: • - в соответствии с Евразийской патентной конвенцией(ЕАПК); • - в соответствии с Европейской патентной конвенцией(ЕПК); • - в соответствии с соглашением о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI); • -в соответствии с соглашением о создании Африканской региональной организации промышленной собственности (ARIPO) и др.; • - международная: в соответствии с договором РСТ (Patent Cooperation Treaty – Договор о патентной кооперации); • - смешанная : РСТ- ЕАПК, РСТ –ЕПК, РСТ – ARIPO • .

46. Традиционная процедура патентования • Подача заявки в стране-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а затем подать отдельные патентные заявки в других странах-участницах Парижской конвенции в течение 12 месяцев с даты подачи первой патентной заявки, что предоставит во всех странах патентования приоритет по дате подачи первой заявки;

47. Патентование в соответствии с договором РСТ • 1. Международная фаза; • 2. Национальная фаза

48. Международная фаза • подача международной заявки, проведение поиска (первая глава РСТ) и международной предварительной экспертизы (вторая глава РСТ) • Граждане и юридические лица Казахстана заявки подают в РГКП «НИИС» или непосредственно в ВОИС на русском или английском языках соответственно

49. Международный поиск • Проводится международным поисковым органом, статус которого получило несколько национальных ведомств, в том числе Российское агентство по патентам и товарным знакам. Результатом деятельности международного поискового органа является отчет о состоянии техники в отношении заявленных изобретений на основании того объема документации, которое устанавливается Договором. • Изучив материалы отчета о международном поиске, заявитель может изъять международную заявку или подтвердить свое намерение патентовать изобретение. При этом заявитель имеет возможность изменить пункты формулы, описание и чертежи в каждом выбранном ведомстве.

50. Подача международной заявки • . Функции получающего ведомства в Республике Казахстан (далее - получающее ведомство), предусмотренные Договором о патентной кооперации (РСТ) (далее - Договор) выполняет экспертная организация РГП «НИИС» Согласно статьи 3 Договора и Инструкции к договору (далее Инструкция) • Международная заявка должна содержать, как это определено: Заявление, описание изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, один или несколько чертежей (если это необходимо) и реферат. Реферат служит исключительно целям технической информации и не может приниматься во внимание в других целях, в частности, для толкования объема испрашиваемой охраны.