Propriedade industrial

1. Propriedade industrial Revisão conceitual

2. Leitura recomendada • BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 626-37, 335-42, 387-89, 362-74, 376-84, 399, 343-54, 420-22, 399-402, 411-17, 457-8, 462-9, 472-4, 479, 482-90, 417-19, 551-2, 561-5, 433-7, 440-2, 456-7.

3. Roteiro de apresentação • Distinção entre descoberta, criação e invenção • Definição de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição • Tipos de patente de invenção • Natureza jurídica e requisitos • Exclusões do conceito legal de invenção e de modelo de utilidade • Vedações ao patenteamento • Quem pode requerer patente • Concessão, prazo de validade e prioridade • Direitos do titular de uma patente, limitações de direito e usuário anterior de boa-fé e perda dos direitos • Procedimentos administrativos e judiciais

4. Origens • No plano internacional o Brasil é signatário de três tratados: • Convenção da União de Paris • Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes • Acordo TRIPs • PI é um advento da Revolução Francesa • Alvará real 1809 – proteção às invenções • Todas as Constituições brasileiras resguardam a proteção das invenções (artigo 5º, inciso XXIX da CF/88) • Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 • Atos normativos do INPI

5. Natureza jurídica e requisitos Natureza jurídica Requisitos Base legal: art. 8º da Lei 9.279/96 NOVIDADE (art. 11): A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica (tornado acessível ao público) ATIVIDADE INVENTIVA (Art. 13) - A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica APLICAÇÃO INDUSTRIAL (Art. 15) - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria • direitos pessoais, obrigacionais ou reais? • Segundo a lei estão inseridos no Direito de Propriedade sobre bem incorpóreo e móvel

6. Novidade e certificado de adição • BASE LEGAL: art. 76 LPI • Protege o aperfeiçoamento de uma patente já concedida • Não possui natureza inventiva • Não caracteriza novo depósito ou nova patente • O certificado de adição é acessório à patente e seu prazo finda com o prazo da patente principal

7. criação (gênero) x invenção (espécie) x descoberta • CRIAÇÃO – elaboração intelectual (de ordem artística ou científica). • INVENÇÃO – criação intelectual de efeito técnico ou industrial. É uma solução nova para um problema técnico existente decorrente de manipulação humana. Requisitos: nova criação intelectual exequível e útil. Elas são protegidas pelo: SEGREDO (proteção de fato) ou PATENTE DE INVENÇÃO (proteção jurídica) • DESCOBERTA – revelação de coisa já existente na natureza, mas até então desconhecido

8. Patente de invenção x patente de modelo de utilidade PATENTE DE INVENÇÃO MODELO DE UTILIDADE Lei 9.279/96: “Art. 9º — É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.” É a melhoria funcional do uso ou fabricação de objetos já conhecidos Prazo menor que a patente (15 anos do depósito ou 7 anos da concessão) • É o reconhecimento pelo Estado (INPI) através de procedimento do direito do inventor (Deve ser requerido) • Assegura a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo prazo da lei ao inventor • Constitui a prova do direito e o título legal para o seu exercício (efeitos constitutivo e atributivo) • O documento é divididoem duas partes:relatório descritivo e reivindicações

9. Tipos de patente de invenção PROCESSO PRODUTO Elaboração de um objeto físico determinado As “patentes de aparelho”, que são patentes de produto cuja inclusão numa reivindicação não ofenderia o requisito da unidade da patente • Quando o objeto da patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem técnica. • São série de ações humanas, mecânicas ou químicas que ao fim levarão a um resultado. • Os modelos de utilidade jamais serão patente de processo.

10. Exclusões do conceito legal de invenção e de modelo de utilidade • Base legal: art. 10 da Lei 9.279/96 Art. 10 — Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I — descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II — concepções puramente abstratas; III — esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV — as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V — programas de computador em si; VI — apresentação de informações; VII — regras de jogo; VIII — técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; IX — o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasmade qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

11. Vedações ao patenteamento • Base legal: art. 18 LPI Art. 18. Não são patenteáveis: I — o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II — as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; III — o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

12. Quem pode requerer patente? “Firstto file” ou “firsttoinvent” Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. § 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. § 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. § 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. § 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

13. A PATENTE E A RELAÇÃO DE TRABALHO • BASE LEGAL: 88 a 93 da LPI • A LPI estende tais disposições, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas • PROPRIEDADE DO EMPREGADOR (patentes de serviço) (ART. 88) • quando a invenção ou modelo de utilidade resulta da própria atividade contratada, ou seja, a atividade inventiva ou de pesquisa é prevista ou decorrente da própria natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Está implícito que a invenção ou modelo de utilidade foi gestada com a utilização de meios e equipamentos do empregador. • Consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício

14. A PATENTE E A RELAÇÃO DE TRABALHO • PROPRIEDADE DO EMPREGADO (invenções livres) (art. 90) • Quando a invenção ou modelo de utilidade obrigatoriamente for realizadodesvinculado do contrato de trabalho ou prestação de serviços e, ainda, sem utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador • PROPRIEDADE COMUM (invenções de estabelecimento ou mistas) (art. 91) • quando as invenções ou modelos de utilidade decorrem da contribuição pessoal do empregado e de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, salvo expressa disposição contratual em contrário. Esta modalidade é muito comum em universidades e centros de pesquisa, nesse caso há um condomínio sobre uma invenção • E os bolsistas?

15. Concessão, prazo de validade e PRIORIDADE • O art. 38 da LPI estabelece que a patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. • A concessão de patentes para produtos e processos químico-farmacêuticos depende da anuência de mais um órgão publico além do INPI: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos termos do art. 229-C da LPI • Quanto ao prazo de validade, as patentes de invenção têm vigência de 20 (vinte) anos e as patentes de modelo de utilidade, 15 (quinze) anos, ambos contados da data de depósito (art. 40, caput, da LPI).

16. Concessão, prazo de validade e PRIORIDADE • A Lei brasileira estabelece também que o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese do INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior (parágrafo único do art. 40, da LPI). • Terminado o prazo de validade, a invenção cai em domínio público, não havendo possibilidade de renovação. • A Convenção da União de Paris trouxe o que chamamos de prioridade unionista no qualnacional de uma nação membro que legalmente depositar um pedido de patente ou de modelo de utilidade no seu país terá o direito de prioridade de depositar o pedido de concessão dessa mesma patente ou modelo de utilidade em todas as demais nações participantes da CUP, no período de 12 (doze) meses contados da data do primeiro depósito, sendo que o dia da apresentação não é contado.

17. Direitos do titular de uma patente e limitações de direito e usuário anterior de boa-fé • O depósito de pedido de patente constitui mera “expectativa de direito”. Antes da efetiva concessão não há propriedade, mas apenas uma expectativa do direito, que pode lograr êxito ou não (o processo no INPI dura, em média 7-8 anos) “Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente.” §1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período de exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração. §3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.”

18. Direitos do titular de uma patente e limitações de direito e usuário anterior de boa-fé Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: I — aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II — aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; III — à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV — a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V — a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI — a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. VII — aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

19. Direitos do titular de uma patente e limitações de direito e usuário anterior de boa-fé • O art. 45 da LPI estabelece que “à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”. • Os direitos dos usuários anteriores encontram também fatores limitantes. Pode-se, com fulcro na literatura e na legislação, apontar três deles: • Os direitos do usuário anterior de boa-fé baseiam-se no mesmo princípio territorial das patentes. Assim, o usuário deveria ter explorado o invento no Brasil, não havendo possibilidade de extensão de direitos para o mesmo ato realizado no exterior e também reconhecido como de boa-fé • O usuário anterior poderá apenas vender ou arrendar seus direitos juntamente com seu negócio, ou a parte dele que estiver relacionada com o invento. Essa limitação significa que ele não poderá licenciar seus direitos para terceiros que desejem explorar o objeto da patente (art. 45, § 1.º, da LPI); e • Os direitos dos usuários anteriores de boa-fé não beneficiam aqueles que tenham tido conhecimento do objeto da patente através de sua divulgação no período de graça.

20. Perda dos direitos • Segundo o art. 78 da LPI, a patente extingue-se nas seguintes condições:i) pela expiração do prazo de vigência;ii) pela renúncia, ressalvado o direito de terceiros;iii) pela caducidade;iv) pela falta de pagamento da retribuição anual, ev) caso a pessoa domiciliada no exterior não constitua e mantenha procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. • Segundo o parágrafo único do mesmo art. 78, extinta a patente, seu objeto cai em domínio público e, portanto, a invenção pode ser livremente utilizada, fabricada e comercializada. • A patente caduca quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração do produto ou processo patenteado (art. 80, parágrafo primeiro).

21. Procedimentos administrativos • Quem? INPI • Fases: busca prévia, depósito, publicação, exame, concessão, processo administrativo de nulidade (PAN). • Regulamentação do procedimento: Resolução INPI 132/06 • BUSCA PRÉVIA: • Antes do depósito da patente é prudente realizar uma busca prévia no banco de dados do INPI, bem como em bancos de dados internacionais – uma vez que a novidade, um dos requisitos de patenteabilidade, deve ser absoluta. • A busca prévia pode ser efetuada pelo próprio usuário ou interessado no registro, pelo INPI mediante requisição, ou pelo procurador do interessado no registro • Em caso de conflito prevalecerá o primeiro depósito • A busca prévia não é obrigatória, mas é recomendada

22. Procedimentos administrativos • Conforme o art. 19 da LPI, os pedidos de patente DEVEM CONTER: I - RequerimentoII – Relatório Descritivo (essência/parte principal)O relatório deve permitir que um técnico no assunto seja capaz de replicar a invenção e indicar a melhor forma de executar o invento. A insuficiência descritiva pode ensejar nulidade da patente. III – Reivindicações (define a matéria para a qual a proteção é solicitada, estabelecendo os direitos do inventor/criador)IV – Desenhos (se necessários)V – Resumo (sumário da descrição técnica) VI – Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (alguns pagamentos podem ser reduzidos conforme a natureza do serviço prestado pelo INPI a alguns atores específicos: a) Pessoas físicas; b) Instituições de ensino e pesquisa; c) Sociedades ou Associações com intuito não econômico; e d) Órgãos públicos.

23. Procedimentos administrativos • EXAME FORMAL • Ao serem apresentados ao INPI, todos os documentos arrolados no depósito passam por um exame preliminar (formal) • Se os documentos estiverem de acordo com o estabelecido pelo INPI o pedido é protocolizado • Se o pedido não atender formalmente as exigências, mas contiver “dados referentes ao objeto”, o pedido receberá um recibo datado e poderá ser complementado no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de devolução e arquivamento da documentação • Em seguida ocorrerá a publicação (REVISTA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTERNET), abrindo-se o prazo para a análise técnica • Para que as informações não se tornem públicas e possível solicitar um PERÍODO DE SIGILO de 18 meses (art. 30 LPI)

24. Procedimentos administrativos • ANÁLISE TÉCNICA • fase onde terceiros interessadospodem participar do procedimento administrativo, inclusive opondo-se à patente no prazo de 90 dias da publicação • Solicitação de exame técnico do pedido (requerido até 36 meses do depósito) pelo solicitante ou interessado • O não requerimento enseja o arquivamento simples do depósito do pedido. • No arquivamento o depositante poderá solicitar seu desarquivamento dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica.

25. Procedimentos administrativos • Após tal prazo, o procedimento será definitivamente arquivado • Após a publicação os interessados podem apresentar informações para subsidiar o exame de pedido de patentes, mas o avaliador é livre para não levá-los em consideração na elaboração de seu parecer final • Os requerimentos serão analisados por uma comissão de servidores do INPI e decididos pelo Diretor de Patentes, dando-se publicidade da decisão. • Se o parecer for favorável será expedida uma carta-patente e sua publicação • Possibilidade de solicitação de exame prioritário: Resolução INPI 132/06 e §§ 1º e 2º do art. 2º do Decreto n.º 3.201, de 6 de outubro de 1999 – pede ser peticionado e não há pagamento suplementar pelo pedido

26. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS • PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE (art. 50 e ss LPI): • Quando a invenção é patenteada, terceiros interessados têm a faculdade de ingressar com processo administrativo de nulidade (PAN), requerendo seja declarada nula a patente recém concedida • O prazo para interposição do PAN é de 6 (seis) meses a contar da concessão da patente • O titular da patente objeto do PAN pode apresentar contestação em até 60 dias a contar da publicação do PAN • Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo mencionado acima, o INPI deve emitir parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 dias • OPAN é examinado e decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa (MANUTENÇÂO ou CANCELAMENTO da patente) • Efeitos retroativos • Último remédio antes de ingressar com ação judicial

27. Procedimentos judiciais • Encerrada a via administrativa, pode-se recorrer ao Poder Judiciário para se obter a nulidade de uma patente. • De acordo com o art. 56 da LPI, a ação para declarar a nulidade de patente não prescreve. • Segundo o art. 57 da LPI, deve ser obrigatoriamente ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor da ação, deve necessariamente intervir no feito, além de, após transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI ficar obrigado a publicar uma anotação no processo da patente em questão, para ciência de terceiros. • Quanto a crimes contra patentes, os mesmos estão dispostos na LPI dos arts. 183 a 186. • Quanto a danos causados a patentes, independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. Conforme redação do art. 208 da LPI, a “indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

28. Casos para debate • Os casos serão apresentados ao final da apresentação sobre marcas, de forma integrada