Les conflits marques / noms patronymiques: le point sur la jurisprudence

1. Les conflits marques / noms patronymiques: le point sur la jurisprudence 10 mai 2007 Me Paul Van den Bulck Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles Me Pascal Raynaud Avocat au barreau de Paris Cabinet ULYS (Paris – Bruxelles) www.ulys.net

2. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence De l’enregistrement de la marque patronymique Du conflit entre une marque et un nom patronymique Confusion Déchéance pour cause de déceptivité De la « cession » d’un nom patronymique à des fins commerciales Conseils pratiques

3. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence De l’enregistrement de la marque patronymique Tant le droit français que communautaire reconnaît une telle possibilité Article L.711-1 CPI Article 2 de la Directive 89/104/ CEE du Conseil du21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques Article 4 du Règlement (CE) No 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire

4. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence

5. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence De l’enregistrement de la marque patronymique Pas de critère spécifique en matière de distinctivité par rapport aux autres marques ═► Arrêt Nichols 2004 CJCE Les critères d’appréciation du caractère distinctif de marques constituées par un nom patronymique sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques

6. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence De l’enregistrement de la marque patronymique Des critères d’appréciation généraux plus stricts tirés, par exemple, - d’un nombre préétabli de personnes portant le même nom, au-delà duquel ce nom pourrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif - du nombre d’entreprises fournissant des produits ou des services du type de ceux en cause dans la demande d’enregistrement, et - de l’utilisation répandue ou non de patronymes dans le secteur concerné ne sauraient être appliqués à de telles marques

7. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence De l’enregistrement de la marque patronymique L’enregistrement ne saurait être refusé afin d’éviter qu’un avantage ne soit accordé au premier demandeur Appréciation in concreto selon les critères applicables à tout signe par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception des milieux intéressés.

8. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence De l’enregistrement de la marque patronymique Enregistrement de son propre nom  Nom marital Art. 264 du Code civil A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, - soit avec l'accord de celui-ci, - soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

9. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence De l’enregistrement de la marque patronymique Enregistrement de son propre nom Utilisation par plusieurs membres de la famille Guerre fratricide entre Edouard Leclerc et Michel Leclerc Leclerc 1998 CC L'exploitation du patronyme Leclerc par Michel Leclerc ne sert qu'à relier les produits ou services offerts au patronyme et à profiter parasitairement de sa notoriété

10. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence De l’enregistrement de la marque patronymiqueEnregistrement d’un pseudonyme Possible, mêmes principes  Régine Reconnu par des tiers avant le dépôt de la marque célèbre mais pas forcément notoire Doit être libre et ne pas s’opposer aux droits d’un homonyme

11. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence II) Du conflit entre marque et nom patronymique Droit du porteur du nom de revendiquer l’annulation de la marque Article L. 711-4 CPI Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…)    g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

12. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence A) Confusion La jurisprudence et la doctrine considèrent aujourd’hui que l’application de l’article L. 711-4 g) CPI nécessite la preuve d’un risque de confusion et d’un préjudice Savignac 1967 CC s'il est de principe que le nom patronymique d'une famille donne a ses membres le droit de s'opposer a toute appropriation indue, par un tiers au même titre de nom patronymique, il est nécessaire lorsque, comme en l'espèce, le nom est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires, que le demandeur justifie de l'existence d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin

13. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence A) Confusion Agnelli 1973 CA Paris Affaire opposant Giovanni Agnelli à la société Parintex Utilisation de la marque « Agnelli » pour la commercialisation de chaussures La Cour reconnaît la célébrité de Giovanni Agnelli comme dirigeant d’une grande firme automobile ainsi que dans le domaine du sport, des arts et de la culture La marque ayant été utilisée dans un domaine étranger à ceux pour lesquels Monsieur Agnelli avait acquis une célébrité Son utilisation ne pouvait entrainer, dans l’esprit du public, aucune confusion qui lui soit préjudiciable

14. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence A) Confusion Virag v. Viagra 2000 CA Paris Conflit opposant Mr. VIRAG à la firme PFIZER Emploi de la dénomination Viagra constituant selon VIRAG une atteinte à son nom et à sa réputation Si l’identité absolue du nom invoqué et du terme contesté ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action fondée sur l’article L.711-4 g) En l’absence d’une telle identité, qui exclut qu’il ait été porté atteinte à la fonction sociale d’identification du nom ►Nécessité de démontrer un risque de confusion est susceptible de naître entre le signe incriminé et son nom Pas le cas en l’espèce

15. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence A) Confusion Eiffel 2006 CA Paris Affaire opposant l’association Gustave Eiffel et les descendants de ce dernier à la société Gustave Eiffel Licensing concernant l’annulation des marques Gustave Eiffel et www.gustaveeiffel.com Violation de l’article L. 711-4 g) et 1382 C.c. Annulation des deux marques car portent atteinte aux droits antérieurs dont disposent les requérants dès lors qu’elles sont constituées de la reproduction du prénom et du nom patronymique

16. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence Comment éviter le risque de confusion ?  Canovas 1990 CC Ajout du prénom peut suffire à éviter le risque de confusion  Dominique Arpels c. Van Cleef & Arpels 1994 CC L’adjonction du prénom Dominique au nom patronymique Arpels n’exclue pas la confusion et la nullité des marques  A Lasserrec. Société Lasserre 1994 CC L’adjonction d’éléments tels que des prénoms, un logo, un décor ou les termes “Maître cuisinier” n’avait pas fait perdre à la marque reproduite en raison de sa renommée, son individualité et son pouvoir distinctif

17. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence II) Du conflit entre marque et nom patronymique Droit du porteur du patronyme de l’utiliser à des fins commerciales ss certaines conditions malgré l’enregistrement de la marque patronymique Article L. 713-6 CPI L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :    a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nompatronymique ; (…) Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

18. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence Leclerc 1998 CC La mise en exergue du patronyme Leclerc n’a pas d’autre but que de rendre le patronyme Michel Leclerc indissociable des logos et marques Roc’eclerc et Pompes funèbres européennes L'exploitation du patronyme Leclerc par Michel Leclerc ne sert qu'à relier les produits ou services offerts au patronyme et à profiter parasitairement de sa notoriété

19. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence Gruss 2001 CA Paris Affaire opposant Christiane Gruss à Arlette Grusse concernant notamment l’usage de la dénomination “Cirque Christiane Gruss” Invocation de l’article L 713-6 CPI A défaut d’exercer de réelles fonctions de direction et de contrôle dans l’entreprise de spectacles usant cette dénomination, Christiane Gruss ne peut pas se prévaloir de cette disposition

20. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence B) Déchéance pour cause de déceptivité Ines de la Fressange 2006 CC >< Emanuel CJCE 2006 CJCE

21. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence B) Déchéance pour cause de déceptivité Ines de la Fressange 2006 CC Conflit opposant l’ex-mannequin Inès de la Fressange à la société Inès de la Fressange notamment quant à une série de marques “Inès de la Fressange” déposées par cette dernière L’ex-mannequin en demande la nullité sur la base de l’article L 714-6 b) CPI

22. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence B) Déchéance pour cause de déceptivité  Ines de la Fressange 2006 CC CA Paris considère la marque constituée d’un nom patronymique, d’un prénom ou de la combinaison des deux ayant acquis une notoriété telle qu’ils deviennent un signe évocateur et indicateur pour le consommateur Le consommateur lie d’évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l’identité est déclinée à titre de marque la marque doit être et demeurer un instrument loyal d’information du consommateur déchéance d’une marque qui, en raison d’une modification dans les conditions d’exploitations de celle-ci du fait de son propriétaire, est devenue déceptive

23. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence B) Déchéance pour cause de déceptivité Ines de la Fressange 2004 CA 2006 CC l’ex-mannequin n’exerçait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés sous le signe des marques litigieuses depuis son licenciement La Cour de cassation, tout en cassant sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel n’a pas remis formellement en cause la solution retenue quant au caractère devenu déceptif des marques litigieuses c’est sur la base de l’obligation de garantie d’éviction la Cour a considéré qu’Ines de La Fressange n’était pas recevable en une action tendant à l’éviction de l’acquéreur

24. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence B) Déchéance pour cause de déceptivité Emanuel 2006 CJCE Créatrice Elizabeth Emanuel c. société cessionnaire de la marque “Elizabeth Emanuel” et dépositaire d’une nouvelle demande d’enregistrement Question préjudicielle à la CJCE dans le cadre d’une action en opposition à l’encontre de l’enregistrement de cette marque

25. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence B) Déchéance pour cause de déceptivité Emanuel 2006 CJCE Pour la CJCE l’article 3, §1 g) de la Directive 89/104 suppose l’existence d’une tromperie effective du consommateur Même si le consommateur moyen pourraît être influencé dans son acte d’achat d’un vêtement portant cette marque en imaginant que E.E. a participé à sa création Les caractéristiques et les qualités du vêtement restent garanties par l’entreprise titulaire de la marque La dénomination Elizabeth Emanuel ne peut être considérée comme étant à elle seule de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise Il appartiendra par contre au juge national d’apprécier la volonté de l’entreprise de tromper le consommateur quant à la participation du créateur au produit

26. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales Double natureattribut de la personnalité et droit patrimonial Attribut de la personnalité, il est inaliénable, imprescriptible et opposable Droit patrimonial, le porteur d’un nom patronymique peut autoriser son utilisation à des fins commerciales

27. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales  Bordas 1985 CC Editions Bordas c. l’un de ses fondateurs Pierre Bordas concernant l’utilisation de son nom patronymique Consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant dans le même domaine, ne saurait autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services sans accord de sa part et en l’absence de toute renonciation expresse ou tacite de ses droits patrimoniaux

28. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales  Balmain 1988 CC Société Pierre Balmain, titulaire de la marque Pierre Balmain a constitué avec M. Pierre Balmain et d’autres actionnaires une SA sous la dénomination sociale Balmain-Vendôme SPB demande la condamnation de la société BV pour contrefaçon ou imitation illicite La simple insertion dans les statuts du nom de Pierre Balmain ne permettait, en dehors d’autres éléments de preuve, qu’à utiliser le nom patronymique à titre de dénomination sociale

29. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales Ducasse 2003 CC Alain Ducasse a constitué avec 2 autres associés la société Alain Ducasse diffusion (ADD) en vue notamment de la diffusion de la ligne Alain Ducasse Société ADD dépose deux marques comportant son patronyme, AD assigne cette société en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits

30. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales Ducasse 2003 CC Cour d’appel relève qu’Alain Ducasse, en sa qualité d’associé fondateur de la société ADD lui a donné ipso facto l’autorisation de faire un usage commercial de son patronyme Qu’il a perdu l’usage de celui-ci qui est devenu par l’insertion dans les statuts de la société un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue CC casse l’arrêt considérant qu’il n’était ni établi ni même alléguée qu’Alain Ducasse aurait renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme

31. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales Utilisation dans les limites de ce qui a été autorisé  Worms 1988 CA PARIS Banque Worms peut continuer à utiliser ce patronyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne après sa sortie du groupe Banque dispose d’un droit personnel et privatif sur le nom qui lui a été donné pour les activités propres qui sont les siennes, et non pas une simple tolérance susceptible de modification ou de révocation

32. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales Possibilité d’interdire le dépôt de noms homonymes par le porteur original et des tiers : Dans le même secteur d’activités  MAZENOD 1991 CA Versailles Monsieur Mazenod, éditeur, demande la cessation de l’utilisation de son patronyme par la société d’édition Editio La société Editio demande au tribunal de dire que la marque “Mazenod” déposée par le porteur du patronyme l’a été en violation de ses droits surles noms commerciaux “Editions d’art Lucien Mazond” et “Mazenod” Le nom commercial acquis despuis 1945 par la société Editio constitue une antériorité opposable à la marque déposée en 1982 par Monsieur Mazenod Vu les relations contractuelles entre les parties, Monsieur Mazenod ne pouvait ignorer les droits de la société Editio sur ce nom

33. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales Possité d’interdire le dépôt pars des tiers de noms homonymes: Dans un secteur différent: oui si marque notoire Milka 2006 CA Versailles Marque Milka jouit d’une renommée particulière Droit de son titulaire de s’opposer à une exploitation injustifiée de la marque, en l’espère l’enregistrement du nom de domaine milka.fr par Madame Milka BUDIMIR

34. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales Quid en cas d’activité concurrente du porteur du nom patronymique? Principe de bonne foi contractuelle Validité d’une clause d’interdiction d’usage?  Ines de la Fressange TGI PARIS 7 sept. 2005 Oui pour les activités concurrentes Non pour les activités non concurrentes “clause contraire au principe de la liberté du travail, à celui de la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de spécialité

35. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence IV) Conseils pratiques en matière de “cession” Si constitution d’une société avec porteur du nom patronymique: prévoir une clause spécifique visant l’utilisation du nom patronymique à quelles fins: enseigne, nom commercial, dépôt d’une marque, l’enregistrement d’un nom de domaine, … Pour quelles activités Pour quelle durée Autres conditions éventuelles (maintien du contrôle par la famille)

36. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence IV) Conseils pratiques en matière de “cession” Prévoir l’hypothèse de la sortie du porteur du nom patronymique de la société Possibilité d’utiliser encore son nom à des fins commerciales Royalties éventuelles pour la licence d’utilisation Clause de non-concurrence/indemnités Si reprise d’une société dont un nom patronymique constitue l’un des actifs vérifier la licence d’utilisation en l’absence d’une licence claire, en conclure une

37. & Questions Réponses Paul Van den Bulck & Pascal Reynaud Avocats aux barreaux de Paris et Bruxelles WWW.ULYS.NET