Les conflits marques / noms patronymiques

1. Les conflits marques / noms patronymiques 31 mai 2007 Me Paul Van den Bulck Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris paul.vandenbulck@ulys.net Cabinet ULYS (Bruxelles-Paris) www.ulys.net

2. Les conflits marques / noms patronymiques De l’enregistrement de la marque patronymique Du conflit entre une marque et un nom patronymique Droit du porteur du patronyme de s’opposer à toute usurpation Droit du porteur du patronyme de faire usage de son nom dans la vie des affaires Déchéance pour cause de déceptivité De la « cession » d’un nom patronymique à des fins commerciales Conseils pratiques

3. Les conflits marques / noms patronymiques De l’enregistrement de la marque patronymique Une telle possibilité est ouverte tant pour la marque Benelux que communautaire Article 2.1, al. 3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle Sans préjudice des dispositions de droit commun, un nom patronymique peut servir de marque Article 2 de la Directive 89/104/ CEE du Conseil du21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques Article 4 du Règlement (CE) No 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire

4. Les conflits marques / noms patronymiques

5. Les conflits marques / noms patronymiques De l’enregistrement de la marque patronymique Pas de critère spécifique en matière de distinctivité par rapport aux autres marques ═► Arrêt Nichols 2004 CJCE Les critères d’appréciation du caractère distinctif de marques constituées par un nom patronymique sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques

6. Les conflits marques / noms patronymiques I) De l’enregistrement  Nichols 2004 CJCE Des critères d’appréciation généraux plus stricts tirés, par exemple, - d’un nombre préétabli de personnes portant le même nom, au-delà duquel ce nom pourrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif - du nombre d’entreprises fournissant des produits ou des services du type de ceux en cause dans la demande d’enregistrement, et - de l’utilisation répandue ou non de patronymes dans le secteur concerné ne sauraient être appliqués à de telles marques

7. Les conflits marques / noms patronymiques I) De l’enregistrement  Nichols 2004 CJCE L’enregistrement ne saurait être refusé afin d’éviter qu’un avantage ne soit accordé au premier demandeur Appréciation in concreto selon les critères applicables à tout signe par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception des milieux intéressés.

8. Les conflits marques / noms patronymiques I) De l’enregistrement Enregistrement d’un pseudonyme Possible, mêmes principes  Régine Reconnu par des tiers avant le dépôt de la marque célèbre mais pas forcément notoire Doit être libre et ne pas s’opposer aux droits d’un homonyme

9. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit entre marque et nom patronymique A) Droit du porteur du patronyme de s’opposer à toute usurpation Article 2.1, al. 3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle Sans préjudice des dispositions de droit commun, un nom patronymique peut servir de marque

10. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit Duval, Cour de cassation belge, 1962 Action en nullité contre marque « Duval » par porteur du patronyme le titulaire d’un nom patronymique a le droit de s’opposer à toute usurpation de ce nom De la seule circonstance qu’un nom patronymique est commun à un grand nombre de familles, il ne peut être déduit qu’un titulaire de ce nom est sans intérêt à s’opposer à une usurpation de celui-ci ni que l’usurpation n’a pu lui causer préjudice

11. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit David, Comm. Louvain, 1987 Action en nullité du titulaire de la marque « Marianne David » contre marque «Dianna David » Si l’on peut user de son nom patronymique comme marque on ne peut s’opposer à l’emploi de ce nom par une autre entreprise qu’en cas d’abus ce qui n’est pas le cas quand le nom est banal

12. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit Pour la doctrine belge, ce n’est pas tant l’existence d’un risque de confusion que l’avilissement du nom à la suite de sa commercialisation qui constitue le critère à retenir pour autant que le nom ne soit pas répandu

13. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit Enseignement français Droit du porteur du nom de revendiquer l’annulation de la marque Article L. 711-4 CPI Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…)    g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

14. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence A) Confusion La jurisprudence et la doctrine considèrent aujourd’hui que l’application de l’article L. 711-4 g) CPI nécessite la preuve d’un risque de confusion et d’un préjudice. Mais distinction entre : Noms « notoires » : association et préjudice présumé Noms « renommés » : preuve confusion et présomption de préjudice Autres cas (noms rares, etc…): idem Savignac 1967 CC s'il est de principe que le nom patronymique d'une famille donne a ses membres le droit de s'opposer a toute appropriation indue, par un tiers au même titre de nom patronymique, il est nécessaire lorsque, comme en l'espèce, le nom est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires, que le demandeur justifie de l'existence d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin

15. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence A) Confusion Agnelli 1973 CA Paris Affaire opposant Giovanni Agnelli à la société Parintex Utilisation de la marque « Agnelli » pour la commercialisation de chaussures La Cour reconnaît la célébrité de Giovanni Agnelli comme dirigeant d’une grande firme automobile ainsi que dans le domaine du sport, des arts et de la culture La marque ayant été utilisée dans un domaine étranger à ceux pour lesquels Monsieur Agnelli avait acquis une célébrité Son utilisation ne pouvait entrainer, dans l’esprit du public, aucune confusion qui lui soit préjudiciable

16. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence A) Confusion Virag v. Viagra 2000 CA Paris Conflit opposant Mr. VIRAG à la firme PFIZER Emploi de la dénomination Viagra constituant selon VIRAG une atteinte à son nom et à sa réputation Si l’identité absolue du nom invoqué et du terme contesté ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action fondée sur l’article L.711-4 g) En l’absence d’une telle identité, qui exclut qu’il ait été porté atteinte à la fonction sociale d’identification du nom ►Nécessité de démontrer un risque de confusion est susceptible de naître entre le signe incriminé et son nom Pas le cas en l’espèce

17. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence A) Confusion Eiffel 2006 CA Paris Affaire opposant l’association Gustave Eiffel et les descendants de ce dernier à la société Gustave Eiffel Licensing concernant l’annulation des marques Gustave Eiffel et www.gustaveeiffel.com Violation de l’article L. 711-4 g) et 1382 C.c. Annulation des deux marques car portent atteinte aux droits antérieurs dont disposent les requérants dès lors qu’elles sont constituées de la reproduction du prénom et du nom patronymique

18. Les conflits marques / noms patronymiques le point sur la jurisprudence Comment éviter le risque de confusion ?  Canovas 1990 CC Ajout du prénom peut suffire à éviter le risque de confusion  Dominique Arpels c. Van Cleef & Arpels 1994 CC L’adjonction du prénom Dominique au nom patronymique Arpels n’exclue pas la confusion et la nullité des marques  A Lasserrec. Société Lasserre 1994 CC L’adjonction d’éléments tels que des prénoms, un logo, un décor ou les termes “Maître cuisinier” n’avait pas fait perdre à la marque reproduite en raison de sa renommée, son individualité et son pouvoir distinctif

19. Les conflits marques / noms patronymiques Quid des pseudonymes mêmes principes  Régine Célèbre mais pas forcément notoire Confusion dans les faits et préjudice (minitel rose)  Lova Moor Célèbre mais pas forcément notoire Confusion dans les faits (déshabille/habille)

20. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit B) Droit du porteur du patronyme d’en faire usage dans la vie des affaires Article 2.23 de la Convention Benelux Le droit exclusif du titulaire d’une marque n’implique pas le droit de s’opposer à l’usage par un tiers dans la vie des affaires :    a. de son nom et de son adresse; (…)

21. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit T. PALM, Trib. 1ère instance Verviers, 1995 T. PALM c. Jean-Louis PALM s.a. Si l’emploi d’un nom commercial ne peut en principe être considéré comme un emploi d’un signe ressemblant au sens de l’article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques (actuel article 2.20 de la Convention Benelux) il peut toutefois y avoir pareil emploi si, en fait, le nom commercial est utilisé de telle sorte que le public perçoive cet emploi comme concernant un ou plusieurs produits ou services vendus ou offerts en vente par l’entreprise concernée

22. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit T. PALM c. Jean-Louis PALM s.a. En l’espèce, il est manifeste que les défendeurs ont voulu utiliser le signe « PALM » comme dénomination commerciale en manière telle que le public puisse percevoir l’emploi de ce signe comme caractérisant et identifiant le service de la seconde défenderesse et qu’il puisse avoir l’impression de se trouver en présence d’une marque La ressemblance entre la marque « T PALM » et la dénomination choisie par la première défenderesse ressort des similitudes tant auditives que visuelles et n’est pas écartée par l’ajout du prénom « Jean-Louis »

23. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit Simmons c. Simons, Comm. Mons, 2002 Société de droit américain « Simmons » c. la marque Simons commercialisé par la SPRL SMB géré par M. Simons Il existe un risque de confusion dans le public entre les marques « Simmons » et « Simons », pour des articles de nature identique vu leur quasi-homonymie. Le client peut donc légitimement considérer que les produits proviennent de la même entreprise

24. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit  Simmons c. Simons, Comm. Mons, 2002 La SPRL SMB fait observer que son gérant se dénomme « Simons », ce qui l’autorise à faire usage de son nom dans le cadre de ses activités Le nom patronymique ne peut être utilisé que conformément à sa nature en tant que moyen d’identification d’une personne physique mais non pour identifier en même temps le produit, et à la condition qu’il ne donne pas en fait l’impression d’être une marque Cette disposition autorise dès lors tout au plus Monsieur Simons à faire usage de son nom dans le cadre de la vie des affaires mais n’autorise pas SMB à utiliser ce nom comme marque pour les produits qu’elle commercialise

25. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit C) Déchéance de la marque patronymique pour cause de déceptivité Emanuel 2006 CJCE Créatrice Elizabeth Emanuel c. société cessionnaire de la marque “Elizabeth Emanuel” et dépositaire d’une nouvelle demande d’enregistrement Question préjudicielle à la CJCE dans le cadre d’une action en opposition à l’encontre de l’enregistrement de cette marque

26. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit Emanuel 2006 CJCE Pour la CJCE l’article 3, §1 g) de la Directive 89/104 suppose l’existence d’une tromperie effective du consommateur Même si le consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat d’un vêtement portant cette marque en imaginant que E.E. a participé à sa création Les caractéristiques et les qualités du vêtement restent garanties par l’entreprise titulaire de la marque

27. Les conflits marques / noms patronymiques II) Du conflit Emanuel 2006 CJCE Pour la CJCE La dénomination Elizabeth Emanuel ne peut être considérée comme étant à elle seule de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise Il appartiendra par contre au juge national d’apprécier la volonté de l’entreprise de tromper le consommateur quant à la participation du créateur au produit

28. Les conflits marques / noms patronymiques III) De la “cession” d’un patronyme à des fins commerciales Double natureattribut de la personnalité et droit patrimonial Attribut de la personnalité, il est inaliénable, imprescriptible et opposable Droit patrimonial, le porteur d’un nom patronymique peut autoriser son utilisation à des fins commerciales

29. Les conflits marques / noms patronymiques III) De la cession  Bordas 1985 CC Editions Bordas c. l’un de ses fondateurs Pierre Bordas concernant l’utilisation de son nom patronymique Consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant dans le même domaine, ne saurait autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services sans accord de sa part et en l’absence de toute renonciation expresse ou tacite de ses droits patrimoniaux

30. Les conflits marques / noms patronymiques III) De la cession  Balmain 1988 CC Société Pierre Balmain, titulaire de la marque Pierre Balmain a constitué avec M. Pierre Balmain et d’autres actionnaires une SA sous la dénomination sociale Balmain-Vendôme SPB demande la condamnation de la société BV pour contrefaçon ou imitation illicite La simple insertion dans les statuts du nom de Pierre Balmain ne permettait, en dehors d’autres éléments de preuve, qu’à utiliser le nom patronymique à titre de dénomination sociale

31. Les conflits marques / noms patronymiques III) De la cession Ducasse 2003 CC Alain Ducasse a constitué avec 2 autres associés la société Alain Ducasse diffusion (ADD) en vue notamment de la diffusion de la ligne Alain Ducasse Société ADD dépose deux marques comportant son patronyme, AD assigne cette société en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits

32. Les conflits marques / noms patronymiques III) De la cession Ducasse 2003 CC Cour d’appel relève qu’Alain Ducasse, en sa qualité d’associé fondateur de la société ADD lui a donné ipso facto l’autorisation de faire un usage commercial de son patronyme Qu’il a perdu l’usage de celui-ci qui est devenu par l’insertion dans les statuts de la société un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue CC casse l’arrêt considérant qu’il n’était ni établi ni même allégué qu’Alain Ducasse aurait renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme

33. Les conflits marques / noms patronymiques III) De la cession Utilisation dans les limites de ce qui a été autorisé  Worms 1988 CA PARIS Banque Worms peut continuer à utiliser ce patronyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne après sa sortie du groupe Banque dispose d’un droit personnel et privatif sur le nom qui lui a été donné pour les activités propres qui sont les siennes, et non pas une simple tolérance susceptible de modification ou de révocation

34. Les conflits marques / noms patronymiques III) De la cession Possibilité d’interdire l’utilisation par le porteur original de son nom dans le cadre d’une nouvelle activité commerciale Donnay, Pres. Comm. Dinant, 1990 Donnay International SA c. Michel Donnay L’ancien administrateur-délégué d’une entreprise qui porte son nom ne peut être autorisé à faire usage de ce nom au profit d’une nouvelle société dont il est le fondateur et qui exerce le même commerce que celui exercé par l’entreprise qu’il a quitté

35. Les conflits marques / noms patronymiques IV) Conseils pratiques en matière de “cession” Si constitution d’une société avec porteur du nom patronymique: prévoir une clause spécifique visant l’utilisation du nom patronymique à quelles fins: enseigne, nom commercial, dépôt d’une marque, l’enregistrement d’un nom de domaine, … Pour quelles activités Pour quelle durée Autres conditions éventuelles (maintien du contrôle par la famille)

36. Les conflits marques / noms patronymiques IV) Conseils pratiques en matière de “cession” Prévoir l’hypothèse de la sortie du porteur du nom patronymique de la société Possibilité d’utiliser encore son nom à des fins commerciales pour des activités différentes Royalties éventuelles pour la licence d’utilisation Clause de non-concurrence/indemnités Si reprise d’une société dont un nom patronymique constitue l’un des actifs vérifier la licence d’utilisation en l’absence d’une licence claire, en conclure une

37. & Questions Réponses Paul Van den Bulck Avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles Paul.vandenbulck@ulys.net WWW.ULYS.NET