MARCAS COMO ATIVO DAS EMPRESAS

1. MARCAS COMO ATIVO DAS EMPRESAS 06 de outubro de 2004 Peter Eduardo Siemsen peter@dannemann.com.br

2. Marcas Como Ativo das Empresas • Importância no mundo atual • Como mantê-las e valorizá-las do ponto de vista legal??

3. Porque são Importantes?? • Marcas no novo milênio • Nova economia • Google • Microsoft • Os ativos intangíveis superam os ativos físicos • Conhecimento e marcas são os principais

4. Marcas mais valiosas do mundo: • “COCA-COLA” US$ 67.39 bilhões (1/3 do valor de mercado da empresa) • “MICROSOFT” US$ 61.37 bilhões • “IBM” US$ 53.79 bilhões • “GE” US$ 44.11 bilhões • “INTEL” US$ 33.50 bilhões Fonte: BusinessWeek/Interbrand 2004

5. Gerenciamento das Marcas • Bom gerenciamento é fundamental para manter e aumentar a proteção das marcas. • Conhecimento especializado: • “staff” da própria empresa (bom entrosamento entre jurídico e marketing) • escritório terceirizado

6. Gerenciamento das Marcas • Foco em três tipos: • Marcas famosas (em geral marca-mãe) • Marcas domésticas (depósito, prorrogação, etc.) • Marcas internacionais (no exterior)

7. Aspectos Importantes • Conhecer os procedimentos da fase de escolha da marca (pré-deposito) • Buscas • No âmbito do INPI • Geral (Internet, junta comercial, pág. amarelas, etc) • Distintividade • Não estar incluída entre as proibições do art. 124 • Nome de domínio - verificar disponibilidade

8. Problema Grave • Demora do INPI no exame (entre 4 e 5 anos) • Regime atributivo (propriedade advém do registro)

9. Caso “GATEWAY”

10. COMO PROTEGER E VALORIZAR AS MARCAS?????

11. Proteção • Legislação • Constituição Federal, art. 5, XXIX (g.fundamental) • Lei no. 9279/96 (Propriedade Industrial) • Tratados • CUP • Trips

12. Proteção • Propriedade advém do registro (art. 129 LPI) • Proteção não está limitada ao registro

13. 1.Direito de Precedência • Pré-uso previsto no art. 129, § 1o. • Pode fazer uso desse dispositivo aqueles que usam marca igual ou semelhante há pelo menos 6 meses da data de depósito do pedido de registro.

14. 1.Direito de Precedência • Art. 124, XXIII da LPI • “Não são registráveis como marca: (...) XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

15. 2.Integridade Material • Art. 130 da LPI “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III – zelar pela sua integridade material ou reputação” IG vs. Hiperzoom- AC. Apel. 200200120279 – 3a câmara cível TJ RJ

16. 3.Marca Notoriamente Conhecida • Convenção da União de Paris / LPI • Art. 6bis / art. 126 • Não precisa estar registrada no Brasil • Precisa comprovar notoriedade no ramo • Art. 6bis • Em caso de má-fé (prescrição não se aplica)

17. 3.Marcas Notoriamente Conhecidas • ELLUS (roupas) • CISCO (sistemas de computação) • OPPORTUNITY (serviços financeiros) • METROMEDIA (outdoors)

18. 4.Marca de Alto Renome • “Art. 125 – à marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

19. 4.Marca de Alto Renome • Regras para comprovação (resolução 110/04): • Via incidental • Pesquisa de opinião/mercado • Território • Tempo • Volume de vendas • Valor investido em divulgação • Etc.

20. 4.Marcas de Alto Renome • FORD • NATURA • NESTLÉ • SKOL • ITAÚ

21. Caducidade e Prorrogação • Obrigação de usar depois de 5 anos da data da concessão • Risco de cancelamento • O período de validade de um registro é de 10 anos, renovável indeterminadamente

22. Questões Interessantes • Degeneração • “Secondary meaning” • Importação paralela • Marcas não tradicionais

23. Degeneração • Excesso de fama • Descuido da defesa • Cai em domínio público • FÓRMICA (STF) • BANK NOTE (STJ) • DDI (pendente de decisão judicial)

24. Secondary meaning • ALPARGATAS (calçados) • GASTHAUS (restaurantes) • LIGHT (fornecimento de energia elétrica) • TELEFÔNICA (telefones e serviços de telecomunicações) • AMERICAN AIRLINES (aviação) • JORNAL DO BRASIL (jornal)

25. Importação Paralela Interpretação “contrario sensu”do art. 132, III: • “o titular não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrém com seu consentimento, (...)” • JOHNNIE WALKER (uísques) United Distillers & Vintners Ltd vs Licinio Dias e Cia • BROTHER (máquinas de costura) Brother Int. Corp. do Brasil Ltda vs Surlorran Ind. Ltda

26. Marcas Não Tradicionais • Lay out • Som • Cheiro • Proteção excluída expressamente na LPI • Proteção via concorrência desleal e enriquecimento ilícito

27. Conclusão • Brasil tem uma ótima legislação para a proteção das marcas; • O Judiciário em geral aplica adequadamente; • Concessão de liminares (art. 209 LPI) é bem aceita pelos juízes; • Atraso do INPI no exame e a morosidade do Judiciário na prestação da tutela final, prejudicam a proteção das marcas.