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I Marchi d’Impresa e gli altri segni distintivi

I Marchi d’Impresa e gli altri segni distintivi. Premessa: Lo scenario internazionale. Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di marchi, brevetti e modelli (design)

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I Marchi d’Impresa e gli altri segni distintivi

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Presentation Transcript

  1. I Marchi d’Impresa e gli altri segni distintivi AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  2. Premessa: Lo scenario internazionale • Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di marchi, brevetti e modelli (design) • Tendenza al mutamento della funzione tipica delle registrazioni (in particolare di marchi e design) • Costante incremento delle registrazioni internazionali • Maggiore stabilità delle registrazioni • Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di proprietà industriale AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  3. Marchio Parola, figura, segno (bi o tridimensionale) destinato a contraddistinguere i prodotti e/o servizi di un’impresa da quelli proposti od offerti da altre imprese concorrenti AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  4. Fondamentali requisiti di registrabilità del marchio • NOVITA’ (RELATIVA) • CAPACITA’ DISTINTIVA (ORIGINALITA’) • POSSIBILITA’ DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA • LICEITA’ AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  5. Marchi Requisito della novità • E’ registrabile il marchio non anticipato da segni (marchi, ditte, denominazioni) identici o simili (registrati in data anteriore o notoriamente usati) per contraddistinguere prodotti uguali o affini AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  6. Il requisito della novità • C.d. convalida del marchio nullo per mancanza di novità in caso di mancata reazione del titolare del marchio anteriore entro 5 anni dalla registrazione • Legittimazione all’azione di nullità del solo titolare di diritti di proprietà industriale o intellettuale (marchio, diritto d’autore, ecc.) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  7. REQUISITO DELLA NOVITA’ • La novità non viene meno se il marchio è preceduto da un marchio anteriore scaduto da oltre due anni o se il marchio anteriore è decaduto perché non usato per oltre un quinquennio AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  8. La capacità distintiva (originalità) • Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamente da parole o figure descrittive delle caratteristiche o qualità dei prodotti contraddistinti • Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamente da forme necessarie o tecnico-utili o “che danno valore sostanziale ai prodotti (design) • Convalida per “secondary meaning” AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  9. LA POSSIBILITA’ DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA • E’ REGISTRABILE OGNI SEGNO NUOVO SUSCETTIBILE DI ESSERE RAPPRESENTATO GRAFICAMENTE, ad es. parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, colori o combinazioni di colori, forma del prodotto o della confezione di esso, … AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  10. LA LICEITA’ Non possono essere registrati come marchio le parole, figure e i segni • Contrari alla legge, ordine pubblico o al buon costume • Idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza, natura o qualità dei prodotti • Il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di proprietà industriale o intellettuale AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  11. Decadenza del marchio • Per mancato uso entro 5 anni dalla registrazione (o per successivi periodi di non uso quinquennale) • Per c.d. volgarizzazione • Per decettività o illiceità sopravvenute AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  12. Marchio Ambiti territoriali di tutela • Marchio italiano Þ ITALIA • Marchio comunitario Þ Paesi U.E. • C.D. “Marchio internazionale” Þ Paesi aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale (Accordo di Madrid e Protocollo) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  13. Marchio comunitario • Marchio unico per tutti i paesi dell’Unione Europea • Può essere ceduto o dichiarato nuovo solo per tutti i paesi dell’Unione • Può essere concesso in licenza per parte dei paesi dell’Unione o dei prodotti per i quali è registrato AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  14. Marchio Internazionale • Registrazione unificata e centralizzata presso un unico ente sovranazionale per tutti i paesi indicati dal richiedente • In tutti i paesi indicati nella registrazione internazionale il marchio è disciplinato dalla legge nazionale AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  15. Interazione fra le diverse possibilità di registrazione internazionale E’ possibile • Chiedere la registrazione di un marchio internazionale sulla base di un marchio comunitario • Designare l’intera U.E. (marchio comunitario) all’atto della richiesta di registrazione di un marchio internazionale AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  16. OGGETTO: BUSTINE FILTRITITOLARE: Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.DATA DEPOSITO: 16/10/2003 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  17. OGGETTO: CONTATTORETITOLARE: ABB Stotz-Kontakt GmbHDATA DEPOSITO: 29/04/2002 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  18. OGGETTO: GENERATORE DI CORRENTETITOLARE: Honda Motor Co., Ltd.DATA DEPOSITO: 03/12/2003 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  19. OGGETTO: MOTORE TITOLARE: Honda Motor Co., Ltd.DATA DEPOSITO: 17/09/2003 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  20. OGGETTO: PRESA DI CORRENTE TITOLARE: Neutrik AktiengesellschaftDATA DEPOSITO: 20/09/2001 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  21. OGGETTO: GIUNTO TITOLARE: National Coupling Company IncDATA DEPOSITO: 04/04/2002 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  22. OGGETTO: CALANDRA VEICOLO TITOLARE: DaimlerChrysler Corporation DATA DEPOSITO: 29/04/1997 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  23. Cessioni e licenze di marchi (e altri segni distintivi) • Trasferimento della proprietà o del diritto d’uso di marchi, denominazioni e altri segni distintivi dietro pagamento di un determinato prezzo o di un canone (royalty) • Ambito territoriale • Ambito temporale AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  24. VERIFICHE PRELIMINARI • Esistenza ed estensione territoriale del marchio ceduto o concesso in licenza • Effettiva validità ed ambito protettivo del marchio (ricerche di anteriorità) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  25. PATOLOGIE CONTRATTUALI • Rifiuto di concessione o annullamento del marchio • Azioni di terzi per contraffazione di marchi, denominazioni o altri segni di terzi • Contraffazione del marchio oggetto della licenza AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  26. Il cedente o licenziante è responsabile verso il cessionario / licenziatario (in mancanza di espressa esclusione) per: • Rifiuto di concessione o annullamento del marchio • Contraffazione di marchi o segni distintivi altrui attraverso l’uso del segno ceduto o concesso in licenza • Pretese di terzi sul marchio (rivendica) • Mantenimento in vigore amministrativo del marchio AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  27. Il cedente o licenziante non è responsabile verso il cessionario o licenziatario: • Per contraffazioni del marchio ceduto o licenziato da parte di terzi (il cedente o licenziante non è obbligato – in mancanza di specifico impegno – ad agire contro i contraffattori) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  28. Il licenziatario è responsabile nei confronti del licenziante • Per le conseguenze derivanti dall’uso decettivo del marchio (decadenza) • Per le conseguenze derivanti dal non uso del marchio nei territori concessi in licenza (decadenza) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  29. CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA • Restrizioni territoriali • Restrizioni di prezzo • Restrizioni merceologiche o distributive (distribuzione selettiva) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  30. CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE COMUNITARIE) Sono vietate (e determinano la nullità del contratto) le clausole che comportano • Restrizioni sulla determinazione dei prezzi • Obblighi di rifiutare richieste di prodotti marchiati all’interno del territorio in licenza destinati al commercio all’esterno (importazioni parallele) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  31. Clausole restrittive della concorrenza (regole comunitarie) Sono vietate (e determinano la nullità del contratto) le clausole che comportano • Restrizioni di clientela • Restrizioni sui quantitativi da produrre o vendere AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  32. CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE INTERNAZIONALI – GLI ACCORDI “TRIPs”) Sono generalmente vietate le clausole • Che obbligano il licenziatario a non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti in licenza • Che impongono restrizioni sulle vendite, sui prezzi e sugli sbocchi commerciali • Che impongono al licenziatario l’acquisizione di licenze globali (che il licenziatario non richiederebbe) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  33. LA LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE • Norme nazionali inderogabili e libera scelta delle parti • La scelta dell’autorità giudiziaria nazionale: criteri orientativi • L’arbitrato internazionale: vantaggi e svantaggi AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  34. IL TRATTAMENTO FISCALE INTERNAZIONALE DELLE ROYALTIES • La tassazione alla fonte (withholding tax) • I trattati internazionali contro le doppie imposizioni fiscali AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  35. IL CONTROLLO DI MERITO SUI CONTRATTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI • Approvazione delle clausole restrittive della concorrenza • Approvazione del trasferimento di royalties all’estero • La funzione della trascrizione sui rapporti fra le parti e con i terzi AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  36. CONTRAFFAZIONE • E’ la violazione del marchio altrui che si verifica con l’adozione, per contraddistinguere prodotti o servizi dello stesso genere o di genere affine (o se il marchio gode di rinomanza anche di genere non affine) di un marchio uguale o simile (confondibile) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  37. ESAURIMENTO DEL DIRITTO • Il titolare del marchio, dopo aver apposto il segno sul prodotto ed averlo immesso sul mercato non può opporsi all’ulteriore circolazione del prodotto recante il marchio. • Vale per prodotti immessi in commercio nell’UE mentre non vige l’esaurimento extracomunitario del marchio AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  38. Azione di CONTRAFFAZIONE • Legittimato a proporla è titolare del marchio e il licenziatario esclusivo. • Il licenziatario non esclusivo (a meno che il contratto non preveda diversamente) può solo intervenire in giudizio (come il rivenditore o il distributore) per i danni subiti. • L’azione si propone contro gli autori del comportamenti che costituiscono contraffazione AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  39. NORME PENALI • Art.473 c.p.: chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri oppure senza essere concorso nella contraffazione fa uso di tali marchio o segni contraffatti è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio • Art.474 c.p. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel delitto di cui all’art.473 introduca nello Stato per farne commercio o detiene per vendere prodotti con segni contraffatti è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  40. NORME PENALI • Art.475 c.p.: pena accessoria della pubblicazione della sentenza • Art.517 c.p.: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti con marchi o segni atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza, qualità del prodotto è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1.032. Procedibile d’ufficio AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  41. NORME PENALI • Art.127 CPI • Salva l’applicazione delle norme penali chiunque fabbrica, vende, espone utilizza industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di P.I. è punito a querela di parte con la multa fino ad € 1.032. • Chiunque appone indicazione mendace “marchio registrato” è punito sanzione amministrativa da € 51,65 a 516,46. • Salvo che il fatto costituisca reato è punito con la sanzione amministrativa fino ad € 2.065,83 anche quando non vi sia danno a terzi, chiunque faccia uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla quando la causa di nullità comporta illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  42. I procedimenti giudiziari per contraffazione • Cambiamenti processuali in tema di diritto industriale • - Le Sezioni Specializzate (12.7.2003) • - Il Codice della Proprietà Industriale (4.3.2005) • - Il rito societario (19.9.2005) Disegno di legge del 22.9.06 prevede ritorno al rito ordinario • - l’attuazione della direttiva “enforcement” (22.4.2006) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  43. Le Sezioni Specializzate • - 12 Tribunali (anziché 166, più le sezioni staccate e le preture), quindi: • - specializzazione dei giudici • - uniformità degli orientamenti AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  44. Codice della Proprietà Industriale • Allargamento della categoria dei titoli di proprietà industriale (marchi di fatto, informazioni segrete, indicazioni geografiche, domain names) • Uniformità di tutela per tutti i titoli • Tutela più incisiva AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  45. Il processo industrialistico • Rito societario: • -fase predibattimentale (scambio memorie fra difensori) assenza del giudice - pretrial • -fase dibattimentale (fase istruttoria - sentenza) presenza del giudice - trial • Art.10 Disegno di legge sull’innovazione industriale del 22.9.06 stabilisce che il governo è delegato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge a modificare il CPI determinando il ritorno al rito ordinario, fatti salvi i procedimenti iniziati con il rito societario AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  46. Decreto sull’enforcement • Ha introdotto ulteriori misure provvisorie (oltre a sequestro e inibitoria): • - accesso alla documentazione bancaria, finanziaria e commerciale del presunto contraffattore (per contraffazione commessa con atti di pirateria) • - sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del presunto contraffattore • - interrogatorio non solo dell’autore delle violazione ma anche di rivenditori e intermediari • - blocco dei c/c bancari e di altri averi del presunto contraffattore • - risarcimento del danno morale AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  47. La responsabilità per contraffazione di marchio dei rivenditori e degli intermediari • Il rivenditore può essere citato in giudizio per contraffazione. Chiamerà in causa il produttore per essere manlevato. • Con il recepimento della direttiva sull’enforcement sono state inasprite le misure nei confronti dei rivenditori e degli intermediari AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  48. Responsabilità dei rivenditori e degli intermediari • Il giudice, in via cautelare, può ordinare su richiesta del titolare del diritto leso, l’acquisizione di tutte le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci non solo presso il contraffattore ma anche presso ogni altra persona che: • a) sia stata trovata in possesso su scala commerciale delle merci contraffatte; • b) sia stata sorpresa ad utilizzare o fornire servizi che consentono la violazione del diritto leso; • c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come implicata nella contraffazione AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  49. INFORMAZIONI • Le informazioni che vengono fornite tramite interrogatorio comprendono il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e di altri precedenti detentori dei prodotti o servizi contraffatti nonché le relative quantità e prezzo • L’interrogatorio è sanzionato dall’art.372 c.p.c. (chi afferma il falso o nega il vero è punito con la reclusione da 1 a 3 anni) AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

  50. INIBITORIA E ORDINE DI RITIRO • In via cautelare possono essere chieste anche nei confronti degli intermediari e dei rivenditori che non siano parte del giudizio • In via definitiva solo nei confronti degli intermediari parte del giudizio, mentre nei confronti dei rivenditori anche se non siano parte del giudizio AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

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