APRAM – séance du 21 septembre 2012

APRAM – séance du 21 septembre 2012 Les limites de la protection des formes par le droit des marques Sylvie BENOLIEL-CLAUX Eric LE BELLOUR, Avocat au Barreau de Paris Conseil en Propriété Industrielle ANTOINE & BENOLIEL

INTRODUCTION Les limites à la protection des formes par le droit des marques sont énoncées à : • l’art. 3, paragraphe 1, sous e), de la Directive; • l’art. 7, paragraphe 1, sous e) du Règlement; • l’art. L. 711-2 c) du Code de la Propriété Intellectuelle. Refus de protection aux signes qui seront constitués exclusivement : • par la forme imposée par la nature même du produit; • par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; • par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. • Ce sont les trois motifs spécifiques de refus de protection des signes constitués de la forme du produit, qualifiés d’ « obstacles préliminaires » par la jurisprudence (not. CJUE PHILIPS)  « un Examen multiple de conformité » (COLOMER) s’impose pour les marques de forme.

PARTIE I : DE L’INAPTITUDE DE CERTAINS SIGNES A CONSTITUER DES FORMES PROTEGEABLES PAR LE DROIT DES MARQUES : LES FORMES EXCLUSIVEMENT NATURELLES, FONCTIONNELLES OU ORNEMENTALES PARTIE II : “FOCUS” SUR LA NOTION ENCORE MYSTÉRIEUSE DE FORME QUI DONNE UNE “VALEUR SUBSTANTIELLE” AU PRODUIT

PARTIE I : DE L’INAPTITUDE DE CERTAINS SIGNES A CONSTITUER DES FORMES PROTEGEABLES PAR LE DROIT DES MARQUES : LES FORMES EXCLUSIVEMENT NATURELLES, FONCTIONNELLES OU ORNEMENTALES

Partie I – 1) Exclusion de la protection par le droit des marques de tels signes : fondement de cette règle  Pourquoi de telles formes ne peuvent-elles bénéficier de la protection par le droit des marques ? L’objectif immédiat : « éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre à des délais de péremption. Je vise, concrètement, la réglementation des brevets et des modèles et dessins industriels » (Avocat Général COLOMER)

Partie I – 1) Exclusion de la protection par le droit des marques de tels signes : fondement de cette règle Cour de Justice (affaires PHILIPS, LINDE et LEGO) : • chacun des motifs de refus ou de nullité énoncés par les textes doit être interprété “à la lumière de l’intérêt général” • l’interdiction d’enregistrer de tels signes permet ainsi de ne pas utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (LEGO, point 45) Cette « ratio legis » s’applique de la même manière, pour les formes qui donnent une valeur substantielle au produit (affaire B&O BANG & OLUFSEN, TUE 6.10.2011)

Partie I - 2) Rigueur de l’exclusion : peu importe l’usage intensif de la forme revendiquée Pas de “rattrapage” possible du fait de l’acquisition de la distinctivité par l’usage (art. 3 § 3 de la Directive – affaire BENETTON/G-STAR - CJUE 2007) Ces motifs spécifiques de refus constituent des “obstacles préliminaires” : ils sont analysés avant l’examen de la distinctivité du signe

Partie I - 2) Rigueur de l’exclusion : peu importe l’usage intensif de la forme revendiquée  Conséquences :  l’usage du signe qui aura été fait est sans incidence sur sa validité (LINDE, point 44) ;  les critères classiques de l’examen de la validité des marques (distinctivité, etc) n’auront pas à être envisagés, en cas de refus de protection fondé sur 3 (1) (e)

Partie I - 3) Limite apportée à l’exclusion de la protection : le signe doit être constitué “exclusivement” par la forme imposée par la nature, la fonction du produit ou qui donne une valeur substantielle au produit • La forme exclusivement fonctionnelle sera celle dont “toutes les caractéristiques essentielles(...) répondent à la fonction technique” (LEGO § 51). C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’adverbe “exclusivement”.  “La présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel (...) est sans incidence …” (même arrêt, § 52).  Le sens de « Exclusivement » vaut pour les trois critères (nature, fonction, valeur substantielle)

Partie I - 3) Limite apportée à l’exclusion de la protection  Comment déterminer les « caractéristiques essentielles » de la forme naturelle, fonctionnelle ou ornementale ?

Partie I - 3) Limite apportée à l’exclusion de la protection Analyse des caractéristiques essentielles :  “Au cas par cas”, soit “par une simple analyse visuelle dudit signe”, soit sur la base d’un “examen approfondi” dans lequel peuvent être pris en compte des enquêtes ou des expertises (Affaire LEGO, points 70 et 71).  La perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un “élément décisif”, “mais peut tout au plus constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente” (Affaire LEGO, point 76).

Partie I - 4) De quels signes parle-t-on ? Les signes tridimensionnels, bidimensionniels, tout ou partie de produits ? Sans difficulté : signes tridimensionnels qui se confondent avec la forme du produit, le signe est le produit

Partie I - 4) De quels signes parle-t-on ? Les signes tridimensionnels, bidimensionniels, tout ou partie de produits ?  Quid des signes bidimensionnels ? TUE 8 mai 2012, T-331/10, T-416/10 YOSHIDA CJUE 20 sept 2007, C-371/06 BENETTON/G-STAR TGI Paris, 10 février 2012 RG 10/14191 BURBERRY

Partie I - 4) De quels signes parle-t-on ? Les signes tridimensionnels, bidimensionniels, tout ou partie de produits ?  Quid des signes bidimensionnels ou tridimensionnels qui constituent une partie seulement d’un produit, ou une ornementation ?

PARTIE II : “FOCUS” SUR LA NOTION ENCORE MYSTÉRIEUSE DE FORME QUI DONNE UNE “VALEUR SUBSTANTIELLE AU PRODUIT” Une notion « mystérieuse » ou « obscure » selon la doctrine française.  A titre d’illustration, cette chaise peut-elle être protégée par une marque ?

Partie II – Origine Benelux 3 arrêts de principe de la Cour de Justice Benelux: • ADIDAS (1985) : une forme affecte la valeur essentielle d’un produit “si le produit est de nature telle que son aspect et sa forme déterminent fortement sa valeur marchande” • BURBERRYS I (1989) : “il faut écarter l’influence sur la valeur marchande qui ne résulterait pas de l’attrait esthétique de la forme, mais de l’effet publicitaire lié à sa notoriété comme signe distinctif.” • BURBERRYS II (1991)

Partie II – 1) origine Benelux Le principal critère d’appréciation de la valeur substantielle tient donc à l’importance de la forme sur la valeur marchande du produit, ce qui implique :  de tenir compte du type de produit visé;  de raisonner in abstracto, sans tenir compte de l’usage de la forme et de son éventuelle notoriété qui résulterait uniquement de son usage ou des investissements publicitaires de son titulaire.

Partie II – 2) Portée de l’exclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de l’usage 2-1) Influence de la valeur marchande conférée par la forme du produit L’exclusion ne vise donc que les formes qui déterminent en tout ou grande partie la valeur économique du produit, c’est à dire que c’est la forme qui fait essentiellement l’achat.

Partie II – 2) Portée de l’exclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de l’usage 2-2) Importance de la nature des produits visés Si la forme du signe ne correspond pas au produit : la question de la valeur substantielle ne se pose pas.  Exemple d’un flacon pour désigner du parfum

Partie II - 2-2) Importance de la nature des produits visés Si la forme du signe correspond au produit : la question de la valeur substantielle se pose et s’analyse au regard de la catégorie de produits. Elle sera écartée si la forme ne détermine pas la valeur marchande du produit visé.  Exemple des produits de chocolaterie: CA Paris, 30 janvier 2009

Partie II – 2) Portée de l’exclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de l’usage 2-3) Non prise en compte de l’usage, au stade de l’examen de la valeur substantielle Qu’en est-il lorsque le dépôt est effectué à un moment où la valeur du produit, qui résidait au départ essentiellement dans son apparence, est ultérieurement liée en grande partie à sa notoriété, fruit d’investissements importants du titulaire ? CJUE 20 sept 2007, C-371/06 BENETTON/G-STAR

Partie II – 2) Portée de l’exclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de l’usage La valeur substantielle affecte durablement la possibilité d’enregistrer une forme comme marque. Le rapport Max PLANCK remet en cause ce principe.

Partie II – 2) Portée de l’exclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de l’usage Si la forme ne correspond pas à la valeur substantielle, sa notoriété pourra permettre son enregistrement à titre de marque, le plus souvent sur la base de la distinctivité acquise par l’usage.  Exemple de l’ « Aluminium Chair » de Eames Chambre de recours 14/12/2010 (case R 486/20120-2)

Partie II – 2) Portée de l’exclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de l’usage A la lumière de ce qui précède, il nous semble important, finalement, pour apprécier la portée du signe, de nous poser les questions suivantes :  La forme déposée à titre de marque est-elle, au jour du dépôt, intrinsèquement et essentiellement esthétique ou décorative, au regard des produits visés ? Elle correspondra donc à la valeur substantielle  Ou cette forme est-elle attractive du fait par exemple de sa notoriété ou d’autres qualités qui n’auraient pas de lien avec son esthétique ? Elle pourrait alors être enregistrée

Partie II - 3) Interprétation à la lumière d’exemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques Exemples de secteurs d’activité dans lesquels la question de la valeur substantielle se posera de manière plus cruciale 3-1) Domaine de la Hi-Fi TUE 06/10/2011 T-508/08 B&O “la forme est perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle, pour la reproduction de musique, ce qui en fait un élément substantiel en tant qu’argument de promotion de vente”. (point 75)

Partie II - 3) Interprétation à la lumière d’exemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques 3-2) Mobilier - Tribunal de Milan, 9 décembre 2012 : marque rejetée sur le fondement de la valeur substantielle • OHMI : marque rejetée pour défaut de caractère distinctif

Partie II - 3) Interprétation à la lumière d’exemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques Marque communautaire n°005036512, déposée le 24/04/2006, enregistrée pour désigner des sofas, au titre de la distinctivité acquise par l’usage

Partie II - 3) Interprétation à la lumière d’exemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques 3-3) Horlogerie/Bijouterie TGI de Paris du 16 novembre 2007 (3ème Ch. 2ème Section - RG 06/10883) : la forme ne donne pas sa valeur substantielle au produit, car « le consommateur (…) prête nécessairement attention (…) avant tout chose, à la capacité du produit à remplir sa fonction première, donner l’heure”.

Partie II - 3) Interprétation à la lumière d’exemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques 3-4) La maroquinerie • Exemple du Sac Kelly d’Hermès  La valeur de ce sac tient-elle à son design ou à son « image de marque » ? Marque communautaire n°4467247 déposée le 26 mai 2005, enregistrée

Partie II - 3) Interprétation à la lumière d’exemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques 3-5) Arts de la table Exemple du presse-agrume de Starck Marque communautaire n°4857827 déposée en 2006, enregistrée Starck : « la véritable fonction de l’objet n'est pas de presser des citrons, mais bien de lancer une conversation »

Les critères de protection des marques de formes Caractère arbitraire de la forme Acquisition du caractère distinctif par usage possible oui non non Obstacles préliminaires

CONCLUSION La bonne forme pour le bon produit, l’équation n’est pas facile :  pas trop originale ou esthétique pour ne pas relever de cette catégorie subtile et rare de la valeur substantielle  mais suffisamment originale pour être jugée distinctive

CONCLUSION Une protection à défendre sans états d'âmes pour ce type de formes : Marque communautaire Marque communautaire n°010898146 déposée le n° 137117 du 29/03/1996, enregistrée 21/05/2012 (parfums) (caractère distinctif acquis par l’usage)

CONCLUSION Une protection moins évidente pour ce type de formes : Trois exemples de marques communautaires, notamment enregistrées respectivement pour des voitures et des jouets, des chaussures et des jouets

APRAM – séance du 21 septembre 2012