O Sucesso no Licenciamento Tecnológico (STL)

1. O Sucesso no Licenciamento Tecnológico (STL) Princípios Básicos Para o Licenciamento de Tecnologia Rio de Janeiro, 28 de Março de 2006

2. Licenciamento Tecnológico • “Acordos Verbais ou Escritos que Envolvem a Exploração Temporária de Direitos da Propriedade Industrial e/ou Direitos Correlatos, Incluindo os Conhecimentos Técnicos Não Protegidos como Propriedade.” Características: (a) Temporariedade no Uso = Sem Transferência Definitiva (b) Bem Intelectual e Imaterial (c) Exclusividade ou Não Exclusividade (d) Gratuidade ou Onerosidade (e) Intelectual – Resultado do Exercício Intelectual. (f) Limitações de Uso EQUIPARAÇÃO = CONTRATO DE LOCAÇÃO (ART. 565 CC).

3. Razões Para o Licenciamento Tecnológico • POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS NOVOS DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS E CONHECIMENTOS. • POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS NOVOS MERCADOS COM CUSTOS REDUZIDOS. • MAXIMIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO. • EFICÁCIA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO (CAPITAL, INSUMOS E TRABALHO). • DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE NOVIDADES TECNOLÓGICAS (INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA). • OPORTUNIDADE DE LUCRATIVIDADE – EXPLORAÇÃO DA TECNOLOGIA.

4. Licenciamento Tecnológico - Peculiaridade: (a) Bem Intelectual – Resultado do Exercício Intelectual. - Material Biológico – Capacidade de Auto-Replicação = Mutação Natural. (b) Bem Móvel (Concepção Jurídica) – Art. 5o. da Lei 9.279/96. (c) Propriedade Resolúvel – Limitada no Tempo e Espaço. - Interfere na Exploração do Bem e na Execução de Negócios.

5. Licenciamento Tecnológico • Princípios Fundamentais dos Contratos 1) Autonomia da Vontade das Partes Contratantes. - Contrato é Lei Entre as Partes. - Disposições Legais, em Princípio, Caráter Supletivo. - Exceções: Lei de Licitação, Regras do Código Civil. 2) Consensualismo Relativo - Acordo de Vontades Decorre do Consenso. - Eficácia Decorre da Aprovação de Órgãos Governamentais. Ex.: Averbação de Contratos no INPI

6. Licenciamento Tecnológico Averbação de Contratos no INPI: • Validade Perante Terceiros. Ex.: Legitimação Judicial. Garantia de Direitos. (b) Dedutibilidade Fiscal e (c) Efetivação de Remessas ao Exterior. ►Entendimento do INPI = Regras Variáveis e Implícitas.

7. Licenciamento Tecnológico Hipóteses de Averbação de Contratos de Licenciamento no INPI: • Contratos entre Empresas ou Instituições de Pesquisas Brasileiras – Averbação Necessária Somente na Concessão de Direitos Exclusivos. • Contrato entre Empresa Brasileira (Adquire Tecnologia) e Empresa Estrangeira (Fornecedora) Com Remuneração – Averbação Necessária. • Contrato entre Empresa Brasileira (Licencia Tecnologia) e Empresa Estrangeira = Averbação Desnecessária.

8. Licenciamento Tecnológico 3) Princípio da Boa-Fé - Literalidade do Contrato Não Prevalece Sobre a Intenção das Pessoas. - Princípio da Boa-Fé Objetiva: Lealdade, Confiança Recíprocas e Cooperação Entre as Partes.(i) Dever de Informação – Pré-Contrato e Preâmbulo.(ii) Dever de Lealdade e Correção.(iii) Dever de Proteção e Cuidado.(iv) Dever de Segredo ou Sigilo.Ex.: Manter o Bem em Bom Estado, Zelo com a Outra Parte.

9. Licenciamento Tecnológico • Princípios Básicos do Licenciamento Tecnológico • Código Civil - Vícios Redibitórios – Obrigação do Licenciante. - Embaraços ou Turbações – Obrigação do Licenciante. - Período Contratual Compatível com o Objeto Outorgado. - Obrigações Recíprocas. - Co-Propriedade – Uso Extensivo Por Cada Condômino. - Aplicação Subsidiária (Lei Autoral) – Necessidade de Autorização Prévia.

10. Licenciamento Tecnológico 3) Lei da Propriedade Industrial - Princípio First To File –Obras Industriais Necessitam de Proteção Local. - Aperfeiçoamento – Cabe a Quem Fizer. Art. 63. - Titularidade do Desenvolvimento: Contratante ou Por Estipulação.

11. Licenciamento Tecnológico 4) Lei de Inovação (Lei 10.973, de 02.12.2004) • Alianças Estratégicas – Universidade-Empresa. • Transferência Sem Exclusividade (Sem Edital) e Exclusividade (Com Edital) • Propriedade Sobre o Desenvolvimento – Contrato = Proporção Equivalente do Valor Agregado do Conhecimento Já Existente e Recursos Financeiros. • Confidencialidade Sobre as Informações Técnicas. • Remuneração: Participação de 5% e 1\3 nos Ganhos.

12. OBRIGADO! José Carlos Vaz e Dias Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados S\C. email: jose.carlos@diblasi.com.br