Du brevet à la licence : Règles et bonnes pratiques de valorisation de la recherche publique

1. Du brevet à la licence : Règles et bonnes pratiques de valorisation de la recherche publique Olivier FRENEAUX Directeur Général PROTISVALOR Méditerranée www.protisvalor.com Coordonnateur dispositif Valorpaca www.valorpaca.fr

2. Valoriser : Pourquoi ? - Pour transférer les résultats de la recherche publique vers le secteur productif = améliorer la compétitivité des entreprises = création d’emplois - Pour éviter l’appropriation de l’innovation par un tiers sans contrepartie pour l’établissement public - Afin que le + grand nombre de personnes puisse accéder à l’innovation (médicaments…), - Pour participer au financement de la recherche

3. « Market Pull » « Techno Push » Transfert Incubation Multi-partenaires Recherche Veille -Info Détection Détection Sélection Montage Protection Maturation Technologique : Preuve de concept Economique : Marketing Juridique : Liberté d’exploitation… Gestion Promotion Prospection Incubation Accord de consortium Négociation Négociation Nelle Entreprise Entreprise Licence (brevet, logiciel ou savoir-faire) Création d’entreprise Contrat Prestation Collaboration

4. Chaîne de valorisation d’une technologie De la valorisation d’une invention … … à la commercialisation d’une innovation Transfert Technologique

5. Chaîne de valorisation d’une technologie… (I) Invention Dépôt d’une Demande Française De Brevet Déclaration D’Invention Evaluation juridique et technico-commerciale préliminaire Régularisation des titres de PI & Contrat de copropriété …

6. La Propriété Intellectuelle L'ensemble de tous les instruments juridiques et administratifs qui permettent de PROTÉGER et de VALORISER les inventions, les INNOVATIONS et les créations dans les MÉTIERS, les ARTS et les LETTRES. Ces "instruments" sont les lois, décrets, arrêtés et ordonnances, qui sont rassemblés, pour l'essentiel, dans le Code de la Propriété Intellectuelle loi n° 92-597 du 1er juillet 1992. + règlements et directives promulgués par les institutions européennes.

7. La Propriété Intellectuelle • Propriété Industrielle : -Brevets -Marques -Dessins et Modèles • Propriété littéraire et artistique -Droits d’auteur (logiciels) -Bases de données

8. Qu’est ce qu’un brevet ? Un outil juridique à finalité économique : Titre de propriété industrielle conférant un monopole d'exploitation pendant une durée de 20 ans moyennant le paiement d'annuités.

9. Qu’est ce qu’un brevet ? • Le brevet permet à son titulaire d'interdire à tout tiers non autorisé la reproduction de l'invention telle qu'elle est définie dans les revendications. • La délivrance d'un brevet ne constitue :  - ni une autorisation d'exploiter - il est recommandé de vérifier la liberté d'exploitation de l'invention brevetée, notamment en préalable à l'acquisition d'un brevet ou à la négociation d'un accord de licence (voir Antériorités) - ni une attestation de brevetabilité de l'invention (voir Action en nullité).

10. Qu’est ce qu’un brevet ? Une solution technique à un problème technique Un brevet protège : - Un Produit - Un Procédé - Une application

11. Qu’est ce qu’un brevet ? • « sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activitéinventiveet susceptibles d’application industrielle… » • Nouveauté : principe de nouveauté absolue par rapport à • l’état de la technique • « L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu • accessible au public avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». • Activité inventive : non évidence pour la personne du métier • Application industrielle

12. Comment se présente un brevet ? Un brevet est un documenttechnique, administratif et juridique qui comporte: • une page de garde qui comprend toutes les informations permettant d’identifier la demande de brevet - les pays concernés - les dates et numéros de dépôt et publication - les noms du ou des déposants - les noms des inventeurs - un résumé de l’invention

13. Nature du document Noms des déposants Noms des inventeurs Titre de l’invention Résumé de l’invention

14. Comment se présente un brevet? • Un brevet est un documenttechnique, administratif et juridique qui comporte: • une page de garde • une descriptionqui énonce le domaine technique auquel appartient l’invention , l’état de la technique connu de l’inventeur, le problème technique que vise à résoudre l’invention, indiquant les inconvénients des solutions antérieures, un exposé détaillé de l’invention devant permettre à l’homme du métier de la reproduire

15. Comment se présente un brevet? • Un brevet est un documenttechnique, administratif et juridique qui comporte: • une page de garde • une descriptionqui énonce le domaine technique auquel appartient l’invention , l’état de la technique connu de l’inventeur, le problème technique que vise à résoudre l’invention, indiquant les inconvénients des solutions antérieures, un exposé détaillé de l’invention devant permettre à l’homme du métier de la reproduire

17. Comment se présente un brevet ? • Un brevet est un documenttechnique, administratif et juridique qui comporte: • une page de garde • une description • Un brevet est un documenttechnique, administratif et juridique qui comporte: • une page de garde • une description • des revendications qui délimitent, techniquement et juridiquement, le domaine technique protégé par l'invention. Elles obéissent à des règles rédactionnelles strictes

18. Préambule Caractéristiques de l’invention

19. Comment se présente un brevet ? • Un brevet est un documenttechnique, administratif et juridique qui comporte: • une page de garde • une description • des revendications • des dessins, figures, séquences qui complètent la description et permettent une meilleure compréhension de la description et de l’objet des revendications.

21. ! Le dépôt d’une demande de brevet : Procédure en France et à l’étranger • Il existe plusieurs types de procédures de dépôt possibles: • procédure nationale • Procédure à l’étranger: la voie européenne la voie PCT Ces procédures ne sont pas indépendantes Il est possible de déposer d’abord dans son pays puis de décider d’élargir la protection à l’international

22. Dépôt de la demande Examen par la DN Examen administratif Examen technique Rapport de Recherche Préliminaire État de l’art Appréciation de la brevetabilité Fin du délai de priorité Publication de la demande Délivrance du brevet Voie nationale T0 T10 T12 T18 T24

23. Dépôts nationaux Procédure internationale ou PCT Procédure Europe OEB Dépôt à l’étranger Date de dépôt de la demande française=date de priorité Délai de priorité de 12 mois Une seule demande Une seule procédure d’examen Un faisceau de brevets nationaux

24. Dépôt de la demande Examen administratif Examen technique Fin du délai de priorité/Dépôt international Publication Internationale Entrée en phases nationales? Délivrance Grande Bretagne Japon USA… Voie Internationale PCT T0 T12 T18 T30 5 ans

25. ! De l’idée à l’innovation : ayez le réflexe protection Attention!! Toute diffusion préalable interdit toute protection ultérieure

26. De l’idée à l’invention : • Obligationpour l’inventeur de déclarer son invention auprès de son employeur (Articles R. 611-1 à R. 611-5 du CPI) • Détermination de la qualité d’inventeur • Qui a conçu l’invention identifiée • Détermination objective, indépendamment de toute autre considération (honorifique, hiérarchique, financière…)

27. De l’invention au dépôt d’une demande de brevet : Critères de décision Valeur scientifique de l’invention Solidité juridique (conditions de brevetabilité…) Motivation des inventeurs (+ équipe de recherche) Existence d’un marché (+ conditions d'accès) Rentabilité économique Etat de maturité de la technologie

28. De l’invention au dépôt d’une demande de brevet : Critères de décision • Valeur scientifique de l’invention + • Solidité juridique + • Motivation des inventeurs + • Existence d’un marché + • Rentabilité économique + • Etat de maturité suffisant = Décision de déposer une demande de brevet

29. Qui est propriétaire de la demande de brevet ? • La qualification de l’invention : • De mission : dans le cadre d’une mission et/ou de fonctions effectives de recherche, d’étude, ou développement, temporaires ou permanentes • Hors mission : totalement hors du cadre précité • Hors mission attribuable : ayant un lien ou une connexité avec son activité chez l’employeur

30. Qui est propriétaire de la demande de brevet? • Selon la qualification de l’invention : • Inventions de mission : appartiennent en totalité à l’employeur • Inventions hors mission : appartiennent en totalité à l’inventeur • Hors mission attribuable : peuvent appartenir à l’employeur, sous la condition d’une attribution à l’employeur, en contrepartie d’un « juste prix » versé à l’employé (inventeur)

31. Cas de la recherche publique • Généralement propriété aux tutelles du laboratoire (Université et/ou organisme de recherche) Propriétaire du brevet différent d'inventeur Co-inventeur différent de co-auteur • Inventeur rémunéré à hauteur de 50% ( 25%) des produits de la valorisation en France

32. Cas particulier du doctorant • Salarié de l’établissement public : = cas général • Non salarié : = doctorant copropriétaire du brevet et cofinancement des frais de PI = contrat de cession de droits de propriétés en échange de rémunération

33. Chaîne de valorisation d’une technologie… (II) Invention Dépôt d’une Demande Française De Brevet Déclaration D’Invention Evaluation juridique et technico-commerciale préliminaire Régularisation des titres de PI & Contrat de copropriété Stratégie de valorisation et de transfert + maturation / preuve de concept Analyse du marché de l’invention, Analyse technico commerciale approfondie Promotion de l’Invention …

34. Chaîne de valorisation d’une technologie… (III) Invention Dépôt d’une Demande Française De Brevet Déclaration D’Invention Evaluation juridique et technico-commerciale préliminaire Régularisation des titres de PI & Contrat de copropriété Stratégie de valorisation et de transfert + essayer d’avancer dans la preuve de concept Analyse du marché de l’invention, Analyse technico commerciale approfondie Promotion de l’Invention entreprise existante Négociation et accord de licence Lancement de l’Innovation & ventes … Start-up Spin-off

35. De la demande de brevet à l’innovation • Le dépôt de brevet n’est pas une fin en soi, il a pour finalité l’exploitation industrielle = accès au marché • Directement par le titulaire de la demande • Et/ou par d’autres partenaires : concession de licence (location) ou cession (vente) de brevet

36. Contrats de licence • Principes du contrat • Qui : Les parties • Quoi : • Objet du contrat • Objectifs de chacun

37. Contrats de licence • Combien – quelle rémunération • Droit d'entrée (cash) • Milestones • Redevances (%) • Assiette • Quand - Timing de l’exploitation • Où - Territoire (fabrication, vente…)

38. Contrats de licence • Exclusivité (conditions, exploitation au minimum) • Domaine technique ou commercial • Géographique • Droit de concéder des sous licences • Non exclusivité

39. Cas particulier de l’invention issue d’un contrat de recherche avec un partenaire industriel

40. Avant toute négociation, un contrat de confidentialité s’impose! • Accords unilatéraux ou bilatéraux • Échanges écrits • Échanges oraux (preuves) • Durée

41. Contrat de Recherche et clauses standards • désignation des parties • préambule • objet • modalités d’exécution • durée • limitée, fonction des objectifs réels • modalités de poursuite éventuelle / de résiliation

42. Contrat de Recherche et clauses standards • financement • prix négocié à sa juste valeur / modalités de paiement • confidentialité • durée limitée / exclusions • engagement réciproque ! • publications • modalités de contrôle respectif • durée de rétention éventuelle limitée

43. Contrat de Recherche et clauses standards • propriété intellectuelle • si possible à l’établissement (à défaut, copro.) • modalités de protection et de financement • respect des droits des inventeurs • exploitation • imposer exploitation si exclusivité • droit applicable, litiges

44. Défense des droits : La contrefaçon

45. Définitions Définition légale Selon la Loi française (art. L. 615-1 du CPI) «Toute atteinte aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur » Définition pratique La contrefaçon est la reproduction à l’identique des éléments essentiels qui constituent l’invention protégée par le brevet

46. Quels sont les actes de contrefaçon ? • ARTICLES L.613-3 ET L.613-4 • DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE • Fabrication, offre en vente, mise dans le commerce, utilisation, importation, détention du produit breveté • Utilisation du procédé breveté • Offre en vente, mise dans le commerce,utilisation, importation, détention du produit obtenu directement par le procédé breveté • Livraison ou offre de livraison des moyens de mise en œuvre de l’invention

47. Comment l’identifier ? Reproduction à l’identique de l’invention couverte par le brevet Il ne s’agit pas que de la copie simple d’un produit, mais de la reprise d’un ou de plusieurs éléments techniques (la contrefaçon partielle) ou d’une simple imitation. 1/ Délimitation de la portée juridique accordée par les revendications du brevet 2/ Comparaison entre le produit issu de la contrefaçon et le produit original protégé par brevet

48. La contrefaçon de médicaments, quelques données • Quelques données de l’OMS (6% du marché mondial) • Incorporation de diéthylène glycol dans du sirop de paracétamol (Haïti, 89 morts) • Vente de comprimés (placebo) comme produits contraceptifs (Asie) • Antipaludéens sous-dosés (Asie, Afrique): absence de principe actif dans plus de 60% des produits (Vietnam, Cameroun) • Antibiotiques • Vaccins contre la méningite (Niger, 25 000 morts)

49. Les conséquences de la contrefaçon • Pour le titulaire des droits • baisse du chiffre d’affaires • Pertes de parts de marché pour les entreprises • Coûts supplémentaires entraînés par le règlement des litiges et des expertises • Banalisation des produits authentiques, perte de notoriété • Suppression d’emplois • Pertes des recettes fiscales pour les États • Danger pour la santé et la sécurité des consommateurs • Limitation de la concurrence Pour le contrefacteur Il s’agit d’un délit civil et pénal

50. L’action en contrefaçon L'action en contrefaçon est l'action spécifique qui permet la protection d'un droit de propriété intellectuelle. Cette action poursuit deux objectifs : préserver le droit privatif sur le brevet et réparer le préjudice causé par l'atteinte à ce droit. L’action en contrefaçon est intentée par le titulaire du droit contre le contrefacteur. L’action ne peut s’exercer que sur un brevet délivré. C’est au titulaire du droit d’établir la preuve de la contrefaçon: il peut le faire au moyen d’une action spécifique du droit français, la saisie contrefaçon.