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DIREITO DE MARCAS Dos Meios de Tutela Cíveis. MARIA JOSÉ COSTEIRA Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa. Universidade Nova de Lisboa 17 de Maio de 2011. 1 - Introdução. 1 -Introdução. 2 – Os Recursos de Marca. 2 – Os Recursos de Marca. Legitimidade activa
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DIREITO DE MARCASDos Meios de Tutela Cíveis MARIA JOSÉ COSTEIRA Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa Universidade Nova de Lisboa 17 de Maio de 2011
2 – Os Recursos de Marca Legitimidade activa - Qualquer interessado que se sinta prejudicado, directa e efectivamente, pela decisão do INPI – art. 41º - Legitimidade não dependente da prévia reclamação na fase administrativa do processo
2 – Os Recursos de Marca Prazo - Dois meses a partir da publicação no B.P.I. ou do pedido de certidão – art. 41º - Prazo de natureza substantiva: contagem ininterrupta – art. 279º Cod.Civil
2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Notificação ao INPI – art. 43º - limita-se a remeter o processo: 10 dias - responde e remete o processo: 20 dias - pede prorrogação do prazo (prazos não peremptórios) - Citação da parte contrária – art. 44º - resposta em 30 dias
2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Decisão – art. 44º - a proferir em 15 dias - esclarecimentos do técnico do INPI - não há audiência de julgamento - prova admissível: documental - recurso de plena jurisdição e por regra em apenas um grau – art. 46º
2 – Alguns exemplos(art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº 806.382 Classe 3ª INPI: recusou Tribunal:recusou
2 – Alguns exemplos(art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº 692.501 Classe 30ª INPI: recusou Tribunal: concedeu
2 – Alguns exemplos(art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº 774.914 classes 1ª, 16ª, 20ª INPI: recusou Tribunal: concedeu
2 – Alguns exemplos(art. 223º, nº 1, al. b) Marca Int. 677.702 Marca Int. 709.807 Marca Int. 677.705 INPI: concedeu INPI: concedeu INPI: recusou Tribunal: concedeu
2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) Marca internacional 721458 Marca nacional nº 235.993 (Classe 29ª) (classe 29ª) “ESTRELITAS” (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu
2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) marca internacional 721.490 marca internacional 705.508 “PLANETIS” (nominativa) INPI: concedeu parcialmente Tribunal: recusou parcialmente
2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) marca nacional 333.372 marca nacional 311.034 classe 29ª classe 29ª insígnia nº 5449 INPI: concedeu Tribunal:concedeu
2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) Marca nacional 346.499 marca internacional 637.409 INPI: concedeu Tribunal: concedeu
2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) Marca internacional 699.365 Marca internacional 647.085 Marca internacional 379525 “TARGA” (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu
2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) Marca internacional 748.488 Marca nacional 312.809 “CROWN” (nominativa) INPI: recusou Tribunal: concedeu
3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 TRIBUNAIS DE MARCA COMUNITÁRIA (art. 40º/2 CPI) -Tribunal do Comércio de Lisboa -Tribunal da Relação de Lisboa
3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 Art. 6º: Direito constitui-se pelo registo (= art. 224º CPI) - salvaguarda interesses dos titulares - salvaguarda interesses de terceiros - melhor processo de objectivação e delimitação de um bem jurídico imaterial
3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 Art. 4º - objecto do registo Art. 7º - motivos absolutos de recusa Arts. 8º - motivos relativos de recusa Art. 9º - Propriedade e exclusivo Cod. Prop. Industrial Art. 222º - objecto do registo Arts. 238º - motivos absolutos de recusa Arts. 239º - motivos relativos de recusa Art. 224º e 258º - Propriedade e exclusivo
3 – Marca Comunitária Art. 92º Reg. (versão inglesa) Tribunais nacionais competentes para “all infringment acts” Art. 92º Reg. (versão portuguesa) Tribunais nacionais competentes para “acções de contrafacção”
3 – Alguns exemplos(art. 9º, Reg.) Marca comunitária 1971720 Marca nacional 353.62 (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:recusou
3 – Alguns exemplos(art. 9º, Reg.) Marca comunitária 5148226 Marca nacional nº 406.329 (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:concedeu
3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas “COROA” “CORONAS” Marca nacional recorrida Marca comunitária do recorrente Classe 33ª: bebidas alcoólicas Classe 33ª: bebidas alcoólicas
3 – Marca Comunitária Reconvenção inadmissível nos recursos
3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 – Arts. 52º - erro de tradução: “Counterclaim in infringment proceedings” “pedido reconvencional numa acção de contrafacção” • só admite a reconvenção nas acções, não também nos recursos
3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas “INVOGUE” “VOGUE” Marca nacional recorrida Pedido de marca comunitária Pedido de registo posterior já concedido pelo INPI Pedido de registo prioritário a aguardar decisão do IHMI Suspensão do recurso
4 – As Acções Declarativas Legitimidade • Aferida nos termos gerais – art. 26 CPC • Acções de anulação /nulidade (art. 35º/2) • Activa: MP ou qualquer interessado - incluindo quem tiver pedido um registo que ainda não foi objecto de despacho – art. 5º • Passiva: titular do sinal e de quaisquer direitos derivados – litisconsórcio necessário passivo
4 – As Acções Declarativas Prazo • Anulação de um registo: 10 anos a contar da data do despacho de concessão (excepto casos de má fé) – art. 266º/4 • Anulação de firma/denominação social: 10 anos a contar da publicação do pacto social ou da sua alteração (excepto as intentadas pelo MP) - art. 4º/5
4 – As Acções Declarativas Contestação Falta de uso sério – art. 266º/3 • Registo por 10 anos – art. 255º (Monopólio potencialmente vitalício) • Uso sério da marca – art. 268º • Falta de uso sério: caducidade – art. 269º
4 – As Acções Declarativas Contestação Esgotamento do direito – art. 259º O direito conferido pelo registo não permite ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados pelo próprio ou com o seu consentimento no espaço económico europeu
4 – As Acções Declarativas Contestação Preclusão por tolerância – art. 267º O titular de uma marca registada que tolerar, durante cinco anos consecutivos, o uso de uma marca registada posterior, perde o direito de se opor ao seu uso, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé
4 – As Acções Declarativas Contestação Pedido reconvencional • Anulação da marca do A. • Declaração de caducidade da marca do A. • Pedido de indemnização pelos prejuízos que sofrerá com a alteração da sua firma/denominação
4 – As Acções Declarativas Prova - admissíveis todos os meios de prova - prova do direito – título de registo (art. 7º/1) - prova pericial: contrafacção e prejuízos
4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-M • Medidas relativas ao destino a dar - aos bens em que se tenha verificado a violação - aos instrumentos utilizados no fabrico desses bens - Ex: retirada dos circuitos comerciais ou destruição
4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-N • Medidas destinadas a garantir o cumprimento da decisão condenatória - Ex: interdição do exercício de profissão proibição de participar em feiras encerramento de estabelecimento - Sanção pecuniária compulsória
4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-O • Medida de carácter preventivo-repressor: Publicação, a expensas do infractor, de extracto da decisão condenatória - Boletim Propriedade Industrial • Qualquer meio de comunicação social
4 – As Acções Declarativas A - Pedido - cancelamento do registo de um sinal por existência de uma marca registada anterior, que assinala produtos idênticos ou afins e que é confundível / concorrência desleal - pagamento de uma indemnização: diluição da marca e prejuízos materiais
4 – Alguns exemplos Insígnia nº 11.170 marca internacional 596.186 marca internacional 606.675 Pedido: anulação da insígnia Decisão: improcedência do pedido
4 – Alguns exemplos(art. 239º, al. m) Marca internacional 632.742 Marca nacional 306.102 Pedido: anulação da marca Decisão: improcedência da acção
4 – As Acções Declarativas B - Pedido - condenação na cessação do uso de uma marca e/ou da comercialização de determinado produto/serviço assinalado com esse sinal, por estar a ser usada uma marca do A. sem sua autorização ou uma expressão confundível com a marca registada (prioritária e destinada a assinalar produtos idênticos ou afins) - pagamento de uma indemnização: prejuízos materiais
4 – Alguns exemplos A: H.D.Michigan, Inc. Marca comunitária 83451 Marca comunitária 83584 Pedido: cessação do uso do sinal Harley-Davidson Decisão: procedência do pedido
4 – As Acções Declarativas C - Pedido - cancelamento de uma firma/denominação social por ser confundível com um sinal anterior - pagamento de uma indemnização: diluição da marca, desvio de clientela e prejuízos materiais
4 – Alguns exemplos(art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) A: “AUDI AG”AUDI quattro Marcas R: “AUDITRADING – Importação e Exportação, Lda.” Pedido: abster-se de usar na denominação social ou em qualquer sinal a expressão “AUDI” Decisão: Improcedência do pedido Relação: Revoga decisão e condena no pedido
4 – Alguns exemplos(art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) A: “DANONE, S.A ” R: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Pedido: anulação da marca Decisão: Procedência do pedido