DIREITO DE MARCAS Dos Meios de Tutela Cíveis

1. DIREITO DE MARCASDos Meios de Tutela Cíveis MARIA JOSÉ COSTEIRA Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa Universidade Nova de Lisboa 17 de Maio de 2011

2. 1 - Introdução

3. 1 -Introdução

4. 2 – Os Recursos de Marca

5. 2 – Os Recursos de Marca Legitimidade activa - Qualquer interessado que se sinta prejudicado, directa e efectivamente, pela decisão do INPI – art. 41º - Legitimidade não dependente da prévia reclamação na fase administrativa do processo

6. 2 – Os Recursos de Marca Prazo - Dois meses a partir da publicação no B.P.I. ou do pedido de certidão – art. 41º - Prazo de natureza substantiva: contagem ininterrupta – art. 279º Cod.Civil

7. 2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Notificação ao INPI – art. 43º - limita-se a remeter o processo: 10 dias - responde e remete o processo: 20 dias - pede prorrogação do prazo (prazos não peremptórios) - Citação da parte contrária – art. 44º - resposta em 30 dias

8. 2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Decisão – art. 44º - a proferir em 15 dias - esclarecimentos do técnico do INPI - não há audiência de julgamento - prova admissível: documental - recurso de plena jurisdição e por regra em apenas um grau – art. 46º

9. 2 – Os Recursos de Marca

10. 2 – Alguns exemplos(art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº 806.382 Classe 3ª INPI: recusou Tribunal:recusou

11. 2 – Alguns exemplos(art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº 692.501 Classe 30ª INPI: recusou Tribunal: concedeu

12. 2 – Alguns exemplos(art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº 774.914 classes 1ª, 16ª, 20ª INPI: recusou Tribunal: concedeu

13. 2 – Alguns exemplos(art. 223º, nº 1, al. b) Marca Int. 677.702 Marca Int. 709.807 Marca Int. 677.705 INPI: concedeu INPI: concedeu INPI: recusou Tribunal: concedeu

14. 2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) Marca internacional 721458 Marca nacional nº 235.993 (Classe 29ª) (classe 29ª) “ESTRELITAS” (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu

15. 2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) marca internacional 721.490 marca internacional 705.508 “PLANETIS” (nominativa) INPI: concedeu parcialmente Tribunal: recusou parcialmente

16. 2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) marca nacional 333.372 marca nacional 311.034 classe 29ª classe 29ª insígnia nº 5449 INPI: concedeu Tribunal:concedeu

17. 2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) Marca nacional 346.499 marca internacional 637.409 INPI: concedeu Tribunal: concedeu

18. 2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) Marca internacional 699.365 Marca internacional 647.085 Marca internacional 379525 “TARGA” (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu

19. 2 – Alguns exemplos(art. 239º, al. a) Marca internacional 748.488 Marca nacional 312.809 “CROWN” (nominativa) INPI: recusou Tribunal: concedeu

20. 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 TRIBUNAIS DE MARCA COMUNITÁRIA (art. 40º/2 CPI) -Tribunal do Comércio de Lisboa -Tribunal da Relação de Lisboa

21. 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 Art. 6º: Direito constitui-se pelo registo (= art. 224º CPI) - salvaguarda interesses dos titulares - salvaguarda interesses de terceiros - melhor processo de objectivação e delimitação de um bem jurídico imaterial

22. 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 Art. 4º - objecto do registo Art. 7º - motivos absolutos de recusa Arts. 8º - motivos relativos de recusa Art. 9º - Propriedade e exclusivo Cod. Prop. Industrial Art. 222º - objecto do registo Arts. 238º - motivos absolutos de recusa Arts. 239º - motivos relativos de recusa Art. 224º e 258º - Propriedade e exclusivo

23. 3 – Marca Comunitária Art. 92º Reg. (versão inglesa) Tribunais nacionais competentes para “all infringment acts” Art. 92º Reg. (versão portuguesa) Tribunais nacionais competentes para “acções de contrafacção”

24. 3 – Alguns exemplos(art. 9º, Reg.) Marca comunitária 1971720 Marca nacional 353.62 (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:recusou

25. 3 – Alguns exemplos(art. 9º, Reg.) Marca comunitária 5148226 Marca nacional nº 406.329 (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:concedeu

26. 3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas “COROA” “CORONAS” Marca nacional recorrida Marca comunitária do recorrente Classe 33ª: bebidas alcoólicas Classe 33ª: bebidas alcoólicas

27. 3 – Marca Comunitária Reconvenção inadmissível nos recursos

28. 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 – Arts. 52º - erro de tradução: “Counterclaim in infringment proceedings” “pedido reconvencional numa acção de contrafacção” • só admite a reconvenção nas acções, não também nos recursos

29. 3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas “INVOGUE” “VOGUE” Marca nacional recorrida Pedido de marca comunitária Pedido de registo posterior já concedido pelo INPI Pedido de registo prioritário a aguardar decisão do IHMI Suspensão do recurso

30. 4 – As Acções Declarativas

31. 4 – As Acções Declarativas Legitimidade • Aferida nos termos gerais – art. 26 CPC • Acções de anulação /nulidade (art. 35º/2) • Activa: MP ou qualquer interessado - incluindo quem tiver pedido um registo que ainda não foi objecto de despacho – art. 5º • Passiva: titular do sinal e de quaisquer direitos derivados – litisconsórcio necessário passivo

32. 4 – As Acções Declarativas Prazo • Anulação de um registo: 10 anos a contar da data do despacho de concessão (excepto casos de má fé) – art. 266º/4 • Anulação de firma/denominação social: 10 anos a contar da publicação do pacto social ou da sua alteração (excepto as intentadas pelo MP) - art. 4º/5

33. 4 – As Acções Declarativas Contestação Falta de uso sério – art. 266º/3 • Registo por 10 anos – art. 255º (Monopólio potencialmente vitalício) • Uso sério da marca – art. 268º • Falta de uso sério: caducidade – art. 269º

34. 4 – As Acções Declarativas Contestação Esgotamento do direito – art. 259º O direito conferido pelo registo não permite ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados pelo próprio ou com o seu consentimento no espaço económico europeu

35. 4 – As Acções Declarativas Contestação Preclusão por tolerância – art. 267º O titular de uma marca registada que tolerar, durante cinco anos consecutivos, o uso de uma marca registada posterior, perde o direito de se opor ao seu uso, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé

36. 4 – As Acções Declarativas Contestação Pedido reconvencional • Anulação da marca do A. • Declaração de caducidade da marca do A. • Pedido de indemnização pelos prejuízos que sofrerá com a alteração da sua firma/denominação

37. 4 – As Acções Declarativas Prova - admissíveis todos os meios de prova - prova do direito – título de registo (art. 7º/1) - prova pericial: contrafacção e prejuízos

38. 4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-M • Medidas relativas ao destino a dar - aos bens em que se tenha verificado a violação - aos instrumentos utilizados no fabrico desses bens - Ex: retirada dos circuitos comerciais ou destruição

39. 4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-N • Medidas destinadas a garantir o cumprimento da decisão condenatória - Ex: interdição do exercício de profissão proibição de participar em feiras encerramento de estabelecimento - Sanção pecuniária compulsória

40. 4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-O • Medida de carácter preventivo-repressor: Publicação, a expensas do infractor, de extracto da decisão condenatória - Boletim Propriedade Industrial • Qualquer meio de comunicação social

41. 4 – As Acções Declarativas A - Pedido - cancelamento do registo de um sinal por existência de uma marca registada anterior, que assinala produtos idênticos ou afins e que é confundível / concorrência desleal - pagamento de uma indemnização: diluição da marca e prejuízos materiais

42. 4 – Alguns exemplos Insígnia nº 11.170 marca internacional 596.186 marca internacional 606.675 Pedido: anulação da insígnia Decisão: improcedência do pedido

43. 4 – Alguns exemplos(art. 239º, al. m) Marca internacional 632.742 Marca nacional 306.102 Pedido: anulação da marca Decisão: improcedência da acção

44. 4 – As Acções Declarativas B - Pedido - condenação na cessação do uso de uma marca e/ou da comercialização de determinado produto/serviço assinalado com esse sinal, por estar a ser usada uma marca do A. sem sua autorização ou uma expressão confundível com a marca registada (prioritária e destinada a assinalar produtos idênticos ou afins) - pagamento de uma indemnização: prejuízos materiais

45. 4 – Alguns exemplos A: H.D.Michigan, Inc. Marca comunitária 83451 Marca comunitária 83584 Pedido: cessação do uso do sinal Harley-Davidson Decisão: procedência do pedido

46. 4 – As Acções Declarativas C - Pedido - cancelamento de uma firma/denominação social por ser confundível com um sinal anterior - pagamento de uma indemnização: diluição da marca, desvio de clientela e prejuízos materiais

47. 4 – As Acções Declarativas

48. 4 – As Acções Declarativas

49. 4 – Alguns exemplos(art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) A: “AUDI AG”AUDI quattro Marcas R: “AUDITRADING – Importação e Exportação, Lda.” Pedido: abster-se de usar na denominação social ou em qualquer sinal a expressão “AUDI” Decisão: Improcedência do pedido Relação: Revoga decisão e condena no pedido

50. 4 – Alguns exemplos(art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) A: “DANONE, S.A ” R: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Pedido: anulação da marca Decisão: Procedência do pedido