CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Contratos De Franchising Contratos De Know How Contrato De Licencia Asistencia T

1. CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIALContratos De FranchisingContratos De KnowHowContrato De LicenciaAsistencia TecnicaMerchandisisng

2. CONTRATO DE FRANCHISING • DenominadotambiénContrato de Franquicia, cuyascaracterísticas son queuna de laspartesllamadafranquiciante, propietario de unamarca, tecnología, nombrecomercial, lema o invento, permiteque la otra parte denominadafranquiciadopuedausar, explotar o comercializarlo, contra el pago de unafranquicia o regalía.

3. La Franquiciacomotécnicacomercialnace en EE.UU., asociada a la Ley antitrust queimpedía a los fabricantes de automóvilescomercializardirectamentesusproductos. El éxitoquealcanzaestafórmula se trasladarápidamente a otrasactividades y sectores de la economíanorteamericana.

4. La Franquiciatieneunagranimportancia en el desarrolloeconómicoporlasventajasquepuedereportar a ambaspartescontratantes. El franquiciadorlogra la expansión de su red de franquicia y la distribución de susproductos con menorriesgofinanciero al no ser propietario del establecimientofranquiciado. Porotrolado, para el franquiciadosupone la posibilidad de ser el dueño de supropionegocio, aunque sea perdiendo parte de suindependencia.

5. Es un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectualrelativos a marcas, nombrescomerciales, rótulos de establecimientos, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, know-how o patentes, quedeberánexplotarsepara la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales”.

6. El “acuerdo de franquicia” es el contrato en virtud del cualunaempresa (franquiciador) cede a otra (franquiciado) el derecho a la explotación de unafranquiciaparacomercializardeterminadostipos de productos y/o servicios, a cambio de unacontraprestaciónfinancieradirecta o indirecta”.

8. Es un contrato de colaboración entre empresaríosoperantes en distintasáreascomerciales, con la finalidad de facilitar la penetración de los productos o servicios de uno de ellos (franquiciador) en el áreageográfica en la queactúa el segundo (franquiciado), el cual, a cambio del pago de un canon o royalty puedeofreceral públicoproductos o serviciospreviamenteprotegidosporpatentes, marcas u otrosderechos de propiedad industrial o intelectual.

9. Clases La clasificación fundamental es la queatiende a la naturaleza del objeto de la franquicia, distinguiéndosecuatrogrupos: • Franquicia de producción. - Se denominaasí a aquella en la que el franquiciadores el fabricante de los productosvendidos a través de la red de franquicia, y distribuidor de los mismos.

10. Franquiciade distribución. - Llamadaasí a aquelsistema de franquicia en el que el franquiciador no es el productor, sinoquehacelasveces de control de comprassolucionando o comprando los productos a los proveedores y revendiéndolos a susfranquiciados. En realidad el franquiciadorasume el papel de difusor, introduciendo un producto en el circuito de distribución, sin ser suproductor.

11. Franquiciade servicios. - Es aquelsistema de franquicia en el que el franquiciadortransmite a susfranquiciados los métodostécnicos o procedimientosporélutilizadospara la gestión del negociosasícomo el uso de la marcaquesimbolizaunafórmulanovedosa y original, diferenciada en la prestación del servicio. Se considera a estafranquiciacomo la máspuraaplicación de la técnicacomercial, asícomo la más vulnerable, por ser la másfácil de imitar.

12. Franquiciaindustrial. El franquiciadortransmite al franquiciadosutecnología y saber hacerparaqueéstefabrique los productosqueluegocomercializarábajo la norma del franquiciador.

13. Otrasclasificaciones • Atendiendo a sudimensiónpodemosdistinguirlassiguientesclases: • Franquiciaglobal: en la quetodo el establecimientoesocupadopor la franquicia. • Franquiciaparcial: cuando la franquiciaocupasólouna parte del establecimiento. • Franquiciastandard: cuando el franquiciadoaporta en sutotalidad el capital del establecimientofranquiciado y trabajadirectamente en él. • Franquiciaasociativa: cuando el franquiciadortieneunaparticipación en el capital de la empresafranquiciada.

14. Elementosdel contrato • Elementospersonales. - La franquiciaes un contrato de colaboración entre empresarios, franquíciador y franquíciado, independientes y jurídicamenteiguales. Podrán ser franquicíadores y franquiciadoslas personas jurídicaslegalmenteconstituidas y las personas físicas con capacidadparaejercer el comercio. • El franquiciadoresuna persona clave en el contrato, yaque la garantía de la franquiciaessuimagen, la originalidad de susproductos y el éxito de sutécnica.

15. Elementosreales. - Se consideran los siguientes: • Transmisióndel Know-how al franquiciado, entendiendoestecomo un conj unto de conocimientos de caráctercomercial, técnico, administrativo o financiero. • La cesión de unamarca, nombrecomercial y otrossignosdistintivos. • La asistenciatécnica y/o comercial al franquiciado.

16. Derechosde laspartes • Son derechos del franquiciante o franquiciador • Exigir el pago de la remuneraciónconvenida. • Vigilarque no se perjudique la imagen del producto. marca o nombreobjeto de la franquicia. • Hacerque se respeten los derechos de propiedad industrial.

17. Teneracceso a la documentación e informaciónnecesariapara un adecuadocontrol.e. Exigirque el franquiciadocumpla con lasdisposicionessobreproducciónpolítica de ventas, precios y manualesoperativos.

18. Son derechos del franquiciado • Que el franquiciante le proporcioneoportunamente los productosqueva a comercializar y queéstossean de la calidad y demáscondicionesestablecidas en el contrato. • De convenirse en la exclusividad, asegurarseque el franquiciante no opere en el mismomercadodirectamente o a través de una filial o vendedores

19. Exigirel pago de la remuneraciónconvenida. • Vigilarque no se perjudique la imagen del producto. marca o nombreobjeto de la franquicia. • Hacerque se respeten los derechos de propiedad industrial. • Teneracceso a la documentación e informaciónnecesariapara un adecuadocontrol. • Exigirque el franquiciadocumpla con lasdisposicionessobreproducciónpolítica de ventas, precios y manualesoperativos.

20. Son derechos del franquiciado • Que el franquiciante le proporcioneoportunamente los productosqueva a comercializar y queéstossean de la calidad y demáscondicionesestablecidas en el contrato. • De convenirse en la exclusividad, asegurarseque el franquiciante no opere en el mismomercadodirectamente o a través de una filial o vendedores.

21. Obligaciones de laspartes El franquiciadorestáobligado a: • Poner a disposición del franquiciado los productosmarca o signodistintivo y garantizarsuusopacifico. • Transmitir al franquiciadounatécnica, sistema o procedimiento, fruto de la experiencia del franquiciador y queconstituyesubuenhacer en la gestión de un negocio. • Suministrar al franquiciado los productosparasureventacuandolasmercancíasseanvendidasexclusivamentepor el franquíciador

22. Respetarel franquiciado la información y asistenciacomercial y/o técnicaadecuada y actualizadapara el buendesarrollo de la franquicia. • No interferir en el manejo de la empresa del franquiciado • Mantenerunapolítica de preciosque le permitaasegurar al franquiciadounaadecuadaoperatividad

23. El franquiciadoporsuladoestáobligado a: • Pagar el precio de la franquicia, royalties o Porcentajessobre el volumen de lasventas. • Obligación de aprovisionarse del franquiciado o de los proveedoresconcertados. • Observarlasinstrucciones y directivas del franquiciado, en especial de lasrelativas al precio de venta, promociónpolíticacomercial entre otros. • Suministrar la informaciónque el franquiciadorequierasobre la situación del mercado y explotación de la franquicia. • Respetarlos pactos de exclusividad y standard de calidad en la presentaciónventa y precio de los productos y servicios, talcomohansidoestablecidos en el contrato.

24. Guardarsecretosobre los conocimientos y técnicastransmitidascomo parte del know how. • Participaren los costes de la publicidad. • Corre con el riesgo de la empresa y con los gastos de personal y diversos. • No hacerusoindebido de lasmarcas y nombres a los quetieneaccesopor el contrato.

25. Extincióndel contrato • El contrato de franquicia se extingueporlassiguientescausas: • Vencimiento del plazofij ado en el contrato. • Muerte del franquiciadosifuera persona natural, o disoluciónsies persona jurídica. • La venta a un tercero. • Cambios del accionario o del Directorio. • Cesión de los derechos a un tercero sin consentimiento del franquiciador. • Incumplimientode lasobligaciones de laspartes, quedélugar a la resolución del contrato.

26. EL CONTRATO DE KNOW-HOW

27. El término Know-how, esunaexpresióninglesaquesignifica saber cómo. Puede ser entendidocomo “arte de fabricación”, aludiéndoseasí a un conocimientodeterminado de producción o comercialización.

28. El objeto del Know-how esmuydiverso y no se circunscribe a lo técnico; no se trata en todos los casos de cesión de tecnología, sinotambiénpuedetrataralgúnaspecto de naturalezacomercial. • Es un saber no protegidoporderechos de tutela, industriales. Por lo comúnexiste un secreto. Peroesto no esunacondición. Lo queinteresaes saber si el beneficiario del Know-how tendría o no acceso a ese saber de no mediar un contrato. Junto a los conocimientostécnicoscabecontemplar la inclusión de conocimientoscomerciales y de economía de empresa”.

29. Partesqueintervienen • Es un contrato bilateral en el cualinterviene el propietario del saber o conocimientoqueotorga la licencia o permiso, a quien lo denominamos el cedente, y de otra parte, el beneficiario, quees la persona natural o jurídicaqueproducirá o comercializara con la debidaautorización, el saber, el conocimiento o experienciasquecorresponden al cedente.

30. Obligaciones del dador o cedente • Proporcionarlasfórmulas, conocimientos, técnicas, herramientas, cálculos, proyectos, documentos, y otros, objeto del contrato. • Adiestramiento o capacitación de personal, de trabajadores del beneficiario. • Facilitaral beneficiario, todos los mediosparaquepuedaejercitarplenamente el Know-how.

31. Obligaciones del beneficiarlo • Pagarpuntualmentelasregalías. • Unavezfinalizado el plazo del contrato, el beneficiariodeberáabstenerse en general de ostentar, o utilizartodo lo concerniente a la explotación del LÇnow­how, asícomodevolver la documentaciónpertinente.

32. Terminación del contrato Este contrato se extingueporlassiguientescausales: • Vencimiento del plazoconvenido. • Cumplimiento del objeto o compromiso del cedente. • Mutuodisenso, esdecir, poracuerdo de ambaspartes, de darporconcluido el contrato antes de suvencimiento. • Porresolución del mismocomoconsecuencia del incumplimiento de lasprestacionesestablecidas en el contrato, porcualquiera de laspartes. • Pormuerte del beneficiario, tratándose de persona natural.

33. CONTRATO DE LICENCIA

34. constituye un acuerdo entre dos empresas de distintos países, por medio del cual una de ellas, llamada empresa licenciante, concede a la otra, denominada empresa licenciataria, el derecho a usar una patente, una marca registrada, un proceso productivo, un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial (initial free payment) o de un pago periódico llamado royalty, o de ambas retribuciones a la vez.

35. Para la empresa licenciataria este contrato representa un medio de acceder a una tecnología, a una marca o a otro activo intangible del cual carece y que le costaría mucho dinero, tiempo y esfuerzo desarrollar internamente. Un ejemplo de contrato de licencia es el caso de la empresa francesa Lacoste, fabricante de vestimentas deportivas de reconocido prestigio en todo el mundo, que se elaboran por empresas licenciatarias independientes en cada uno de los países en que se venden, pero con el diseño y bajo control de calidad de la empresa licenciante.

36. La celebración de un contrato de licencia es una posibilidad válida de sustituir a la exportación, cuando los costos del transporte encarecen demasiado el producto en el país de destino, o cuando en ese país las barreras a la importación o las restricciones de divisas son tan altas que impiden la importación de dicho producto. Pero la ventaja básica de la empresa licenciante radica en el hecho que otorgar la licencia no cuesta nada, pues el producto o proceso objeto de la misma ya ha sido desarrollado y, sin embargo, por la sola circunstancia de celebrar este contrato logra obtener ingresos adicionales.

37. Asimismo, el otorgamiento de una licencia es una alternativa válida para sustituir una inversión directa en otro país, cuando dicho país limita o prohíbe la inversión extranjera. • Existen también otras circunstancias en las cuales la celebración de un contrato de licencia puede ser más conveniente que realizar la instalación de una subsidiaria de producción. Así ocurre en los siguientes casos:

38. cuando el clima político del país de destino de la inversión directa hace difícil la repatriación de beneficios o eleva el riesgo de expropiación; b) cuando el tamaño del mercado en dicho país no compensa el esfuerzo de invertir en él;

39. c) cuando no existen suficientes y adecuadas materias primas y componentes, o no se cuenta con todos los trabajadores especializados que se requieren; d) o cuando, simplemente, la empresa no desea invertir en el extranjero ni involucrarse en el complejo problema de dirigir a distancia.

40. La desventaja más evidente consiste en que la empresa licenciante reduce su potencial de beneficios por haber comprometido menos recursos en penetrar al mercado de destino. Pero el inconveniente más grave suele ser que al dejar el licenciante el control de las operaciones en manos del licenciatario, corre el riesgo de perder su reputación, si este último produce por debajo de los estándares de calidad o comercializa siguiendo prácticas que atentan contra el prestigio de la marca.

41. la empresa que concede la licencia corre el riesgo de que el licenciatario se convierta en su competidor en otros mercados al extender su jurisdicción a un ámbito geográfico indebido, o al desarrollar su propia tecnología apoyándose fuertemente en lo aprendido durante la validez de la licencia. Este último es el caso de muchas empresas japonesas que obtuvieron licencias americanas en la década de los cincuenta y sesenta, y se han dedicado luego a competir en el mercado americano con su propia tecnología, desarrollada a partir de la adquirida mediante licencias.

42. el contrato es “un permiso que otorga el dueño de una patente para que un tercero utilice el invento que ella cubre, por no querer o no poder explotarlo personalmente o como una manera de aprovecharlo y obtener utilidades, explotación que concede el patentado por un plazo determinado y a cambio del pago de un precio.

43. Elementos del contrato de licencia. De la noción jurídica de licencia se deduce que el contrato está integrado por los siguientes elementos: • el objeto, que es el permiso concedido por el dueño de la patente para que un tercero utilice o explote el invento, la marca, o el derecho de que se trata, sin que ello importe la transferencia del dominio de dicho derecho;

44. b) el precio que el licenciatario debe pagar al licenciante por el uso o la explotación del derecho. Sin embargo, nada obsta a que el licenciante otorgue el permiso en cuestión en forma gratuita, por mera liberalidad, aunque lo normal es que la licencia sea onerosa;

45. c) la explotación o uso del derecho licenciado se concede por un plazo determinado, que no podrá exceder de la duración de la patente del invento o marca de que se trata.

46. El contenido de la licencia no puede limitarse tan solo a ceder el uso de una patente, porque al ser de esta manera, quedan fuera del objeto de este contrato otros derechos industriales, como las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los diseños industriales y además todo otro privilegio que las leyes sobre la materia puedan establecer. El contrato de licencia tiene por objeto otorgar permiso para explotar cualquier tipo de propiedad industrial, esté o no amparada por una patente.

47. El concepto de regalía (royalty) alude al contrato mediante el cual se permite el uso o explotación de un derecho. es sinónimo de contrato de licencia. Tambien alude al precio en los contratos de transferencia de tecnología, particularmente en el contrato de licencia. Este precio puede consistir en un monto único, en pagos periódicos por el tiempo que dure el contrato, o bien, en un porcentaje sobre las ventas de productos que se elaboren con la tecnología licenciada.

48. DERECHOS DEL LICENCIANTE. Seguir explotando por su cuenta el invento o la marca objeto del contrato, toda vez que en virtud de la licencia concedida no pierde los derechos sobre dichos privilegios. Aun en el caso en que el licenciante celebre el contrato bajo la modalidad de cláusula de explotación exclusiva, se entiende que ella opera sólo respecto de terceros.

49. Un segundo derecho del licenciante consiste en exigir el pago de la regalía estipulada a cambio del derecho de uso o de explotación del invento o de la marca, a menos que se trate del caso excepcional de una licencia gratuita, en el cual dicho carácter tiene que ser convenido expresamente, porque la gratuidad no se presume en los negocios mercantiles.

50. OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE Referidas al contenido de las estipulaciones del contrato y a la ejecución completa o incompleta del mismo • proporcionar conocimientos necesarios para poder utilizar adecuadamente el invento patentado y la de reparar los perjuicios que causa el incumplimiento del contrato • el deber de garantizar al licenciatario la posibilidad de ejecutar la invención cuya explotación constituye el objeto del contrato, pues en caso contrario éste deberá resolverse.